Die Unter­schei­dungs­kraft einer Marke

Für die im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Mar­kenG) und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) vor­zu­neh­men­de Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens abzu­stel­len [1].

Die Unter­schei­dungs­kraft einer Marke

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG sind Mar­ken, denen für die Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt, von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen. Ist die Mar­ke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen, wird die Anmel­dung gemäß § 37 Abs. 1 Mar­kenG zurück­ge­wie­sen und die Mar­ke nach § 41 Satz 1 Mar­kenG nicht in das Regis­ter ein­ge­tra­gen. Ist die Mar­ke ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den, wird die Ein­tra­gung gemäß § 50 Abs. 1 Mar­kenG auf Antrag wegen Nich­tig­keit gelöscht.

Nach der bis­he­ri­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist aller­dings sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Mar­kenG) als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) bei der Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen ist oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Mar­ke abzu­stel­len [2].

Das Abstel­len auf den Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens statt auf den Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens wird vor allem damit begrün­det, dass es sich bei dem Ein­tra­gungs­ver­fah­ren um ein auf schnel­le Erle­di­gung einer Viel­zahl von Anmel­dun­gen gerich­te­tes Regis­trie­rungs­ver­fah­ren han­delt, in des­sen Rah­men für ein­ge­hen­de, lang­wie­ri­ge Ermitt­lun­gen kein Raum ist [3]. Zwi­schen der Anmel­dung des Zei­chens und der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens könn­ten – ins­be­son­de­re wenn gegen die Ein­tra­gungs­ent­schei­dung Rechts­be­hel­fe ein­ge­legt wür­den – meh­re­re Jah­re lie­gen. Wäre der Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens maß­geb­lich, müss­ten bei der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens oft schwie­ri­ge Ermitt­lun­gen zum Vor­lie­gen von Schutz­hin­der­nis­sen am Anmel­de­tag ange­stellt wer­den. Kom­me es dage­gen auf den Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens an, kön­ne das Vor­lie­gen von Schutz­hin­der­nis­sen schnel­ler und zuver­läs­si­ger fest­ge­stellt wer­den [4].

Der Anmel­der muss nach die­ser Ansicht sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nach der Anmel­dung des Zei­chens und vor der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens ent­stan­de­ne Ein­tra­gungs­hin­der­nis­se – wie hier den Ver­lust der Unter­schei­dungs­kraft des Zei­chens – gegen sich gel­ten lassen.

Nach der neue­ren Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on zur Gemein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung ist dage­gen für die Prü­fung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) gestütz­ten Antrags auf Nich­tig­erklä­rung allein der Zeit­punkt der Anmel­dung maß­geb­lich [5]. Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) wird die Gemein­schafts­mar­ke auf Antrag beim Amt für nich­tig erklärt, wenn sie ent­ge­gen den Vor­schrif­ten des Art. 7 GMV ein­ge­tra­gen wor­den ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b GMV sind Mar­ken, die kei­ne Unter­schei­dungs­kraft haben, von der Ein­tra­gung ausgeschlossen.

Nach Ansicht des Gerichts­hofs lässt sich nur mit die­ser Aus­le­gung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) ver­mei­den, dass ein Ver­lust der Ein­tra­gungs­fä­hig­keit einer Mar­ke umso wahr­schein­li­cher wird, je län­ger das Ein­tra­gungs­ver­fah­ren dau­ert [6]. Dar­aus folgt, dass auch für die Prü­fung, ob die Anmel­dung einer Mar­ke gemäß Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) zurück­zu­wei­sen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und ins­be­son­de­re wegen Feh­lens der Unter­schei­dungs­kraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen ist, allein der Zeit­punkt der Anmel­dung maß­geb­lich ist. Denn nur mit die­ser Aus­le­gung von Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) lässt sich ver­mei­den, dass ein Ver­lust der Ein­tra­gungs­fä­hig­keit einer Mar­ke umso wahr­schein­li­cher wird, je län­ger das Ein­tra­gungs­ver­fah­ren dauert.

Der Anmel­der muss danach weder im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren noch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren eine nach dem Zeit­punkt der Anmel­dung ein­ge­tre­te­ne nach­tei­li­ge Ver­än­de­rung der Mar­ke, wie den Ver­lust ihrer Unter­schei­dungs­kraft oder ihre Umwand­lung in eine gebräuch­li­che Bezeich­nung, gegen sich gel­ten las­sen [7].

Der Bun­des­ge­richts­hof hält im Blick auf die­se Recht­spre­chung des Gerichts­hofs nicht an sei­ner bis­he­ri­gen Recht­spre­chung fest. Für die im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Mar­kenG) und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) vor­zu­neh­men­de Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens abzu­stel­len. Dafür spricht nicht nur das Inter­es­se des Anmel­ders, durch die Dau­er des Ein­tra­gungs­ver­fah­rens kei­ne Nach­tei­le zu erlei­den. Hin­zu kommt das Inter­es­se der All­ge­mein­heit an einer grund­sätz­lich ein­heit­li­chen Aus­le­gung die­ser mit­ein­an­der über­ein­stim­men­den Rege­lun­gen der Gemein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung einer­seits und des Mar­ken­ge­set­zes ande­rer­seits [8]. Die­se Inter­es­sen des Anmel­ders und der All­ge­mein­heit sind jeden­falls in ihrer Gesamt­heit – höher zu bewer­ten als das Inter­es­se an einer schnel­len Erle­di­gung einer Viel­zahl von Anmeldungen.

Es ist kei­ne Vor­ab­ent­schei­dung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV zu der Fra­ge ein­zu­ho­len, ob die Bestim­mun­gen der Mar­ken­rechts­richt­li­nie dahin aus­zu­le­gen sind, dass für die Prü­fung, ob ein Zei­chen gemäß Art. 3 Buchst. b Mar­kenRL wegen Feh­lens der Unter­schei­dungs­kraft von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen ist oder im Fal­le der Ein­tra­gung der Ungül­tig­erklä­rung unter­liegt, allein der Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens maß­geb­lich ist.

Eine Vor­la­ge wäre aus­ge­schlos­sen, wenn der Gerichts­hof die­se Fra­ge nicht ent­schei­den könn­te. Nach Erwä­gungs­grund 6 Satz 1 Mar­kenRL soll­te es den Mit­glied­staa­ten wei­ter­hin frei­ste­hen, Ver­fah­rens­be­stim­mun­gen für die Ein­tra­gung, den Ver­fall oder die Ungül­tig­keit der durch Ein­tra­gung erwor­be­nen Mar­ken zu erlas­sen. Bei der Rege­lung des für die Beur­tei­lung der Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Mar­kenG) und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) maß­geb­li­chen Zeit­punkts könn­te es sich um eine sol­che Ver­fah­rens­be­stim­mung han­deln, auf die sich die Mar­ken­rechts­richt­li­nie nicht erstreckt [9]. Die Rege­lung könn­te aller­dings auch als eine von der Mar­ken­rechts­richt­li­nie erfass­te sach­lich­recht­li­che Bestim­mung anzu­se­hen sein, weil sie den Erwerb und die Auf­recht­erhal­tung einer ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke betrifft und die Ver­wirk­li­chung des mit der Anglei­chung ver­folg­ten Ziels nach Erwä­gungs­grund 8 Satz 1 Mar­kenRL vor­aus­setzt, dass für den Erwerb und die Auf­recht­erhal­tung einer ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke in allen Mit­glied­staa­ten grund­sätz­lich glei­che Bedin­gun­gen gel­ten [10]. Das kann aber offenbleiben.

Eine Vor­la­ge ist schon des­halb nicht gebo­ten, weil im Blick auf die Recht­spre­chung des Gerichts­hofs zur Gemein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung jeden­falls kein ver­nünf­ti­ger Zwei­fel dar­an besteht, dass der Gerichts­hof die­se Fra­ge beja­hen wür­de [11]. Mar­ken, die kei­ne Unter­schei­dungs­kraft haben, sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b Mar­kenRL von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen oder unter­lie­gen im Fal­le der Ein­tra­gung der Ungül­tig­erklä­rung. Die­se Rege­lung, die durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1, § 50 Abs. 1 Mar­kenG ins deut­sche Recht umge­setzt wor­den ist, ent­spricht Art. 7 Buchst. b GMV und Art. 38 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 37 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF). Es ist daher nicht zwei­fel­haft, dass der Gerichts­hof für die Prü­fung, ob ein Zei­chen gemäß Art. 3 Buchst. b Mar­kenRL wegen Feh­lens der Unter­schei­dungs­kraft von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen ist oder im Fal­le der Ein­tra­gung der Ungül­tig­erklä­rung unter­liegt, eben­so wie für die ent­spre­chen­de Prü­fung bei Art. 7 Buchst. b GMV allein den Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens für maß­geb­lich erach­ten würde.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 18. April 2013 – I ZB 71/​12 – „Aus Akten wer­den Fakten“

  1. Auf­ga­be von BGH, Beschluss vom 15.01.2009 – I ZB 30/​06, GRUR 2009, 411 = WRP 2009, 439 – STREETBALL; Beschluss vom 09.07.2009 – I ZB 88/​07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 Rocher-Kugel; Anschluss an EuGH, Beschluss vom 23.04.2010 – C‑332/​09, Mar­kenR 2010, 439 HABM/​Frosch Tou­ris­tik [FLUGBÖRSE][]
  2. zum Ein­tra­gungs­ver­fah­ren: BGH, Beschluss vom 15.01.2009 – I ZB 30/​06, GRUR 2009, 411 Rn. 14 = WRP 2009, 439 – STREETBALL; zum Nich­tig­keits­ver­fah­ren BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – I ZB 88/​07, GRUR 2010, 138 Rn. 48 = WRP 2010, 260 – Rocher-Kugel, mwN; vgl. zum Waren­zei­chen­ge­setz: BGH, Beschluss vom 13.05.1993 – I ZB 8/​91, GRUR 1993, 744, 745 MICRO CHANNEL, mwN; vgl. wei­ter zum abso­lu­ten Schutz­hin­der­nis der bös­gläu­bi­gen Mar­ken­an­mel­dung BGH, Beschluss vom 27.04.2006 – I ZB 96/​05, BGHZ 167, 278 Rn. 42 – FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/​06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 – Iva­dal; vgl. fer­ner Strö­be­le in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 15 und 18; Kir­schneck in Ströbele/​Hacker aaO § 37 Rn. 3, § 50 Rn. 5; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 32; Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 37 Mar­kenG Rn. 18; Kra­mer in Ekey/​Klippel/​Bender, Mar­ken­recht, Bd. 1, 2. Aufl., § 37 Mar­kenG Rn. 4; Lan­ge, Mar­ken- und Kenn­zei­chen­recht, 2. Aufl., Rn. 574; Bin­ge­ner in Fezer, Hand­buch der Mar­ken­pra­xis, 2. Aufl., Mar­ken­ver­fah­ren DPMA Rn. 282[]
  3. BGH, GRUR 1993, 744, 745 – MICRO CHANNEL; vgl. auch BGH, Beschluss vom 23.05.1984 – I ZB 6/​83, BGHZ 91, 262, 270 – Indo­rek­tal[]
  4. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 8 Rn. 15[]
  5. EuGH, Beschluss vom 05.10.2004 – C‑192/​03, Slg. 2004 I‑8993 Rn. 37 bis 41 – Alcon/​HABM [BSS]; Beschluss vom 23.04.2010 – C‑332/​09, Mar­kenR 2010, 439 Rn. 41 bis 46 – HABM/​Frosch Tou­ris­tik [FLUGBÖRSE][]
  6. EuGH, Mar­kenR 2010, 439 Rn. 47 bis 54 – HABM/​Frosch Tou­ris­tik [FLUGBÖRSE][]
  7. vgl. EuGH, Mar­kenR 2010, 439 Rn. 53 – HABM/​Frosch Tou­ris­tik [FLUGBÖRSE][]
  8. vgl. Böl­ling, GRUR 2011, 472, 477[]
  9. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 8 Rn. 16; Kir­schneck in Ströbele/​Hacker aaO § 37 Rn. 4, § 50 Rn. 6[]
  10. vgl. Böl­ling, GRUR 2011, 472, 476; vgl. wei­ter zur Fest­stel­lungs­last: BPatG, Beschluss vom 22.01.2013 – 33 W [pat] 103/​09[]
  11. vgl. aber zur Fra­ge, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Mar­kenRL dahin aus­zu­le­gen ist, dass es auch dann auf den Zeit­punkt der Anmel­dung der Mar­ke – und nicht auf den Zeit­punkt ihrer Ein­tra­gung – ankommt, wenn der Mar­ken­in­ha­ber im Rah­men der Ver­tei­di­gung gegen einen Antrag auf Ungül­tig­erklä­rung der Mar­ke gel­tend macht, dass die Mar­ke jeden­falls über drei Jah­re nach der Anmel­dung, aber noch vor der Ein­tra­gung infol­ge ihrer Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erlangt habe: BPatG, Beschluss vom 22.01.2013 – 33 W [pat] 103/​09[]