Die von der Ein­tra­gung abwei­chen­de Mar­ken­nut­zung

Bei der Prü­fung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung in einer von der Ein­tra­gung der Mar­ke abwei­chen­den Form im Sin­ne von § 26 Abs. 3 Mar­kenG kön­nen aus­nahms­wei­se die für die Beur­tei­lung einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze zu einer gespal­te­nen Ver­kehrs­auf­fas­sung her­an­ge­zo­gen wer­den. Dies ist gerecht­fer­tigt, wenn fest­stell­bar ist, dass der Gebrauch des Kenn­zei­chens gegen­über einem objek­tiv abgrenz­ba­ren Ver­kehrs­kreis erfolgt, wie dies bei einem bestimm­ten Sprach­kreis der Fall ist.

Die von der Ein­tra­gung abwei­chen­de Mar­ken­nut­zung

Wird die ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke mit einem Zusatz ver­bun­den, der in der tür­ki­schen Spra­che das ver­trie­be­ne Pro­dukt beschreibt (hier: Sosis), ist von einer rechts­er­hal­ten­den Nut­zung durch das zusam­men­ge­setz­te Kenn­zei­chen (hier: Pinar Sosis) aus­zu­ge­hen, wenn die Pro­duk­te in Deutsch­land weit über­wie­gend in tür­ki­schen Lebens­mit­tel­ge­schäf­ten an der tür­ki­schen Spra­che mäch­ti­ge Kun­den ver­trie­ben wer­den.

Wird die Mar­ke in einer von der Ein­tra­gung abwei­chen­den Form benutzt, liegt eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Mar­kenG nur vor, wenn die Abwei­chun­gen den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Mar­ke nicht ver­än­dern. Das ist der Fall, wenn der Ver­kehr das abwei­chend benutz­te Zei­chen gera­de bei Wahr­neh­mung der Unter­schie­de dem Gesamt­ein­druck nach noch mit der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke gleich­setzt, das heißt in der benutz­ten Form noch die­sel­be Mar­ke sieht [1]. Wird eine Wort­mar­ke in gra­phisch oder farb­lich gestal­te­ter Form benutzt oder wer­den bild­li­che Ele­men­te hin­zu­ge­fügt, ist zu berück­sich­ti­gen, dass Mar­ken in der Pra­xis regel­mä­ßig nicht iso­liert ver­wen­det wer­den, son­dern dem Ver­kehr häu­fig ver­bun­den mit wei­te­ren Anga­ben, Zei­chen, Auf­ma­chun­gen und Far­ben ent­ge­gen­tre­ten. Haben die­se wei­te­ren Ele­men­te einen Bezug zur Funk­ti­on der Mar­ke als Her­kunfts­hin­weis und han­delt es sich nicht ledig­lich um all­ge­mei­ne Sach­an­ga­ben oder werb­li­che Her­vor­he­bungs­mit­tel, kann sich dar­aus eine Ände­rung des kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ters der Mar­ke erge­ben [2]. Aller­dings wer­den gra­phi­sche und farb­li­che Hin­zu­fü­gun­gen und Gestal­tun­gen nicht sel­ten einen ledig­lich deko­ra­ti­ven, ver­zie­ren­den Cha­rak­ter haben, denen der Ver­kehr kei­ne Bedeu­tung für den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke und der benutz­ten Form bei­misst [3].

Wird die ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke mit einem zusätz­li­chen Zei­chen­be­stand­teil benutzt, kom­men zwei Mög­lich­kei­ten in Betracht. Die Ver­wen­dung von zwei Zei­chen zur Kenn­zeich­nung einer Ware legt es in der Regel nahe, dass der Ver­kehr dar­in ein aus zwei Tei­len bestehen­des zusam­men­ge­setz­tes Zei­chen erblickt. Denk­bar ist aber auch, dass der Ver­kehr in der Kenn­zeich­nung kei­nen ein­heit­li­chen Her­kunfts­hin­weis, son­dern zwei von­ein­an­der zu unter­schei­den­de Zei­chen sieht. In sol­chen Fäl­len kön­nen sowohl die Haupt- als auch die Zweit­mar­ke auf die betrieb­li­che Her­kunft hin­wei­sen mit der Fol­ge, dass bei­de für sich genom­men rechts­er­hal­tend benutzt wer­den. Dies kommt in Betracht, wenn der Ver­kehr an die Ver­wen­dung von Zweit­kenn­zei­chen gewöhnt ist, etwa bei Seri­en­zei­chen, oder wenn es sich bei einem der bei­den Zei­chen um den dem Ver­kehr bekann­ten Namen des Unter­neh­mens han­delt [4].

Wer­den einer Mar­ke beschrei­ben­de Wort­ele­men­te hin­zu­ge­fügt, die nur die Art, Bestim­mung oder sons­ti­ge Eigen­schaf­ten der jewei­li­gen Waren oder Dienst­leis­tun­gen beschrei­ben, bleibt der kenn­zeich­nen­de Cha­rak­ter der Mar­ke regel­mä­ßig unbe­rührt [5].

In die­sem Fall kommt dem hin­zu­ge­füg­ten Wort­be­stand­teil wegen sei­nes rein beschrei­ben­den Cha­rak­ters kei­ne eige­ne her­kunfts­hin­wei­sen­de Funk­ti­on zu [6].

Bei der Prü­fung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung durch eine von der Ein­tra­gung der Mar­ke abwei­chen­de Form im Sin­ne von § 26 Abs. 3 Mar­kenG ist auf die Ver­kehrs­auf­fas­sung abzu­stel­len [7]. Hier­bei kann zur Bestim­mung der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se, zum Maß­stab des nor­mal infor­mier­ten und ange­mes­sen auf­merk­sa­men und ver­stän­di­gen Durch­schnitts­ver­brau­chers und zu den Regeln über die Fest­stel­lung der Ver­kehrs­auf­fas­sung auf die zur Ver­wechs­lungs­ge­fahr ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze zurück­ge­grif­fen wer­den [8]. Zur Bestim­mung der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se ist auf die­je­ni­gen Abneh­mer abzu­stel­len, die die kon­kret bean­spruch­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen nach­fra­gen. Dabei sind die Waren oder Dienst­leis­tun­gen ihrer gat­tungs­mä­ßi­gen Art nach und nach ihren objek­ti­ven Merk­ma­len zugrun­de zu legen [9]. Die maß­geb­li­chen Waren­gat­tun­gen sind nach dau­er­haf­ten cha­rak­te­ris­ti­schen Kri­te­ri­en zu beur­tei­len und nicht nach Wer­be­kon­zep­tio­nen oder Ver­mark­tungs­stra­te­gien, die jeder­zeit geän­dert wer­den kön­nen [10].

Maß­geb­lich ist die Sicht eines nor­mal infor­mier­ten, ange­mes­sen auf­merk­sa­men und ver­stän­di­gen durch­schnitt­li­chen Ange­hö­ri­gen des ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­ses [11]. Die Annah­me einer gespal­te­nen Ver­kehrs­auf­fas­sung ist mit der Sicht­wei­se eines Durch­schnitts­ver­brau­chers im Grund­satz nicht zu ver­ein­ba­ren [12].

Eine ande­re Beur­tei­lung ist aus­nahms­wei­se gerecht­fer­tigt, wenn die Sicht ver­schie­de­ner Ver­kehrs­krei­se zu ermit­teln ist, die sich wie etwa der all­ge­mei­ne Ver­kehr und Fach­krei­se oder unter­schied­li­che Sprach­krei­se objek­tiv von­ein­an­der abgren­zen las­sen [13]. Inner­halb eines ein­zi­gen Ver­kehrs­krei­ses schei­det dage­gen eine gespal­te­ne Ver­kehrs­auf­fas­sung aus [14].

Das Ober­lan­des­ge­richt Köln [15] hat zu Recht – eben­so wie das Bun­des­pa­tent­ge­richt [16] – die für die Beur­tei­lung einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze zu einer gespal­te­nen Ver­kehrs­auf­fas­sung auch für die Prü­fung einer rechts­er­hal­ten­den Benut­zung im Sin­ne von § 26 Abs. 3 Satz 1 Mar­kenG her­an­ge­zo­gen. Dies ist im Streit­fall aus­nahms­wei­se gerecht­fer­tigt, weil der Gebrauch der Mar­ke vor­lie­gend gegen­über einem objek­tiv abgrenz­ba­ren Ver­kehrs­kreis erfolgt. Nach den Fest­stel­lun­gen des Ober­lan­des­ge­richts Köln han­delt es sich bei den der tür­ki­schen Spra­che mäch­ti­gen Kun­den um einen abgrenz­ba­ren Ver­kehrs­kreis. Das OLG Köln hat sich dabei maß­geb­lich auf das von den Klä­ge­rin­nen vor­ge­leg­te Ver­kehrs­gut­ach­ten gestützt. Nach die­sem Ver­kehrs­gut­ach­ten spricht der über­wie­gen­de Anteil der befrag­ten Kun­den (51,4%) tür­ki­scher Lebens­mit­tel­ge­schäf­te Tür­kisch. Hier setzt die Beklag­te min­des­tens 80 % der mit ihrer Mar­ke gekenn­zeich­ne­ten Würst­chen­do­sen ab.

Die­sem Ergeb­nis steht die BGH-Ent­schei­dung „Duff Beer“ [17] nicht ent­ge­gen. In die­ser Ent­schei­dung hat der Bun­des­ge­richts­hof aus­ge­spro­chen, dass für die Bestim­mung der Ver­kehrs­auf­fas­sung die Aus­rich­tung der Kenn­zeich­nung des Waren­an­ge­bots auf die­je­ni­gen Ver­kehrs­krei­se, die eine bestimm­te Zei­chen­trick­se­rie ken­nen, nicht maß­geb­lich ist, weil Wer­be­kon­zep­te und Mar­ke­ting­stra­te­gien jeder­zeit ver­än­dert wer­den kön­nen [18]. Damit ist die vor­lie­gen­de Fall­kon­stel­la­ti­on nicht ver­gleich­bar. In der Recht­spre­chung ist aner­kannt, dass die Auf­fas­sung des durch­schnitt­li­chen Ange­hö­ri­gen der Fach­krei­se maß­geb­lich ist, wenn die Ware an Fach­krei­se ver­trie­ben wird [19].

Die Her­an­zie­hung der Grund­sät­ze zur gespal­te­nen Ver­kehrs­auf­fas­sung führt nicht zu einem Wer­tungs­wi­der­spruch zur Beur­tei­lung der Schutz­hin­der­nis­se nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar­kenG. Die­se erfolgt im Ein­tra­gungs- und Löschungs­ver­fah­ren aus­schließ­lich im Hin­blick auf die ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke „PINAR“, die nicht um wei­te­re Bestand­tei­le zu ergän­zen ist [20]. Der Ein­tra­gung der Mar­ke „PINAR“ steht für Wurst­wa­ren unab­hän­gig, ob der Ver­kehrs­kreis des deutsch- oder tür­kisch­spra­chi­gen Publi­kums maß­geb­lich ist das Schutz­hin­der­nis man­geln­der Unter­schei­dungs­kraft oder eines Frei­hal­te­be­dürf­nis­ses nicht ent­ge­gen.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 17. Novem­ber 2014 – I ZR 114/​13

  1. vgl. BGH, Urteil vom 18.12 2008 – I ZR 200/​06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 – Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 142/​07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 – MIXI; Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/​08, GRUR 2011, 623 Rn. 55 = WRP 2011, 886 – Peek & Clop­pen­burg II; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 135/​11, GRUR 2013, 725 Rn. 13 = WRP 2013, 1034 – Duff Beer[]
  2. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 153 ff.[]
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.1998 – I ZB 7/​96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 Karo­lus-Magnus; Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/​97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 Korn­kam­mer; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 21 MIXI; GRUR 2013, 725 Rn.19 Duff Beer; BGH, Urteil vom 08.01.2014 – I ZR 38/​13, GRUR 2014, 662 Rn. 18 = WRP 2014, 856 – Pro­bio­tik[]
  4. BGH, Urteil vom 08.02.2007 – I ZR 71/​04, GRUR 2007, 592 Rn. 13 ff. = WRP 2007, 958 – bodo Blue Night, mwN; BGH, GRUR 2011, 623 Rn.20 – Peek & Clop­pen­burg II[]
  5. BGH, Beschluss vom 09.07.1998 – I ZB 37/​96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 – Holt­kamp; Beschluss vom 15.12 1999 – I ZB 29/​97, GRUR 2000, 1040, 1041 = WRP 2000, 1161 FRENORM/​FRENON[]
  6. BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/​04, GRUR 2008, 616 Rn. 16 = WRP 2008, 802 – AKZENTA; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 – Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te[]
  7. vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; GRUR 2010, 729 Rn. 17 – MIXI; GRUR 2011, 623 Rn. 55 – Peek & Clop­pen­burg II[]
  8. BGH, GRUR 2013, 725 Rn. 31 – Duff Beer; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 26 Rn. 18[]
  9. vgl. BGH, Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/​05, GRUR 2008, 710 Rn. 32 = WRP 2008, 1087 VISAGE; BGH, GRUR 2013, 752 Rn. 32 Duff Beer[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2001 – I ZR 100/​99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 Faber­gé; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 32 VISAGE; GRUR 2013, 725 Rn. 33 Duff Beer[]
  11. EuGH, Urteil vom 06.10.2005 – C‑120/​04, Slg. 2005, I‑8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 THOMSON LIFE; Urteil vom 09.03.2006 – C‑421/​04, Slg. 2006, I‑2304 = GRUR 2006, 411 Rn. 24 Matrat­zen Con­cord; BGH, Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 100/​11, GRUR 2013, 631 Rn. 64 = WRP 2013, 778 AMARULA/​Marulablu; BGH, Beschluss vom 10.07.2014 – I ZB 18/​13, GRUR 2014, 872 Rn. 13 = WRP 2014, 1062 Gute Lau­ne Drops; vgl. auch EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – C‑323/​09, Slg. 2011 I‑8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 50 Inter­flo­ra[]
  12. vgl. BGH, GRUR 2013, 631 Rn. 64 AMARULA/​Marulablu; BGH, Urteil vom 24.07.2014 – I ZR 221/​12, GRUR 2014, 1013 Rn. 33 = WRP 2014, 1184 Ori­gi­nal Bach-Blü­ten[]
  13. vgl. BGH, Beschluss vom 01.06.2011 – I ZB 52/​09, GRUR 2012, 54 Rn. 9 = WRP 2012, 83 Maalox/­Melox-GRY; BGH, GRUR 2014, 1013 Rn. 33 Ori­gi­nal Bach-Blü­ten[]
  14. vgl. BGH, GRUR 2013, 631 Rn. 64 AMARULA/​Marulablu[]
  15. OLG Köln, Urteil vom 17.05.2013 – 6 U 208/​12[]
  16. BPatG, Beschlüs­se vom 28.11.2005 – 30 W [pat] 215/​03; und 30 W [pat] 216/​03, PINAR[]
  17. BGH, GRUR 2013, 725[]
  18. BGH, aaO Rn. 33[]
  19. vgl. EuGH, Urteil vom 26.04.2007 – C‑412/​05 P, Slg. 2007, I‑3569 = GRUR Int.2007, 718 Rn. 88 bis 99 TRAVATAN/​TRIVASTAN; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 9 Maalox/­Melox-GRY[]
  20. vgl. BGH, Beschluss vom 10.06.2010 – I ZB 39/​09, GRUR 2011, 65 Rn. 17 = WRP 2011, 65 Buch­sta­be T mit Strich; Beschluss vom 10.07.2014 – I ZB 81/​13, GRUR 2015, 173 Rn. 22 = WRP 2015, 195 for you[]