Mar­ken­schutz einer Zeichenserie

Die Vor­schrif­ten der Mar­ken­rechts­richt­li­nie ste­hen der Anwen­dung des § 26 Abs. 3 Satz 2 Mar­kenG nicht ent­ge­gen. Der Schutz einer Zei­chen­se­rie kann auch dadurch ent­ste­hen, dass der Mar­ken­in­ha­ber unmit­tel­bar mit der gesam­ten Mar­ken­se­rie im Markt auf­tritt und die Serie nicht erst über einen län­ge­ren Zeit­raum ent­wi­ckelt. Aus einem nur ein­ma­lig ver­wen­de­ten Zei­chen kann dage­gen der Schutz eines Stamm­zei­chens einer Zei­chen­se­rie nicht abge­lei­tet werden.

Mar­ken­schutz einer Zeichenserie

Nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 Mar­kenG kann die Ein­tra­gung einer Mar­ke nicht auf­grund der Ein­tra­gung einer Mar­ke mit älte­rem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 51 Abs. 1 Mar­kenG gelöscht wer­den, wenn die Ein­tra­gung der älte­ren Mar­ke am Tag der Ver­öf­fent­li­chung der Ein­tra­gung der Mar­ke mit jün­ge­rem Zeitrang wegen Ver­falls hät­te gelöscht wer­den kön­nen. Die Ein­tra­gung der Mar­ke wird auf Antrag wegen Ver­falls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Mar­kenG gelöscht, wenn die Mar­ke nach dem Tag der Ein­tra­gung inner­halb eines unun­ter­bro­che­nen Zeit­raums von fünf Jah­ren nicht gemäß § 26 Mar­kenG benutzt wor­den ist. Der Ver­fall einer Mar­ke kann jedoch nicht gel­tend gemacht wer­den, wenn nach Ende die­ses Zeit­raums und vor Stel­lung eines Löschungs­an­trags eine Benut­zung der Mar­ke nach § 26 Mar­kenG begon­nen oder wie­der auf­ge­nom­men wor­den ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 Mar­kenG).

Wird die Mar­ke in einer von der Ein­tra­gung abwei­chen­den Form benutzt, liegt eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Mar­kenG nur vor, wenn die Abwei­chung den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Mar­ke nicht ver­än­dert. Eine sol­che Ver­än­de­rung des kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ters ist dann zu ver­nei­nen, wenn der Ver­kehr das abwei­chend benutz­te Zei­chen gera­de bei Wahr­neh­mung der Unter­schie­de dem Gesamt­ein­druck nach noch mit der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke gleich­setzt, das heißt, in der benutz­ten Form noch die­sel­be Mar­ke sieht [1]. Wer­den zur Kenn­zeich­nung einer Ware zwei Zei­chen ver­wen­det, liegt es in der Regel nahe, dass der Ver­kehr dar­in ein aus zwei Tei­len bestehen­des zusam­men­ge­setz­tes Kenn­zei­chen erblickt. Denk­bar ist aber auch, dass der Ver­kehr in der Kenn­zeich­nung kei­nen ein­heit­li­chen Her­kunfts­hin­weis, son­dern zwei von­ein­an­der zu unter­schei­den­de Zei­chen sieht [2]. Die Beur­tei­lung ist grund­sätz­lich dem Tatrich­ter vor­be­hal­ten und im Revi­si­ons­ver­fah­ren nur ein­ge­schränkt, ins­be­son­de­re auf eine zutref­fen­de Rechts­an­wen­dung und die Beach­tung der all­ge­mei­nen Lebens­er­fah­rung, über­prüf­bar [3].

Das Vor­lie­gen einer Zei­chen­se­rie setzt die Benut­zung meh­re­rer Mar­ken mit einem gemein­sa­men Stamm­be­stand­teil vor­aus, damit die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se das gemein­sa­me Ele­ment ken­nen und mit der Zei­chen­se­rie in Ver­bin­dung brin­gen [4]. Das kann auch der­ge­stalt gesche­hen, dass der Mar­ken­in­ha­ber unmit­tel­bar mit der gesam­ten Mar­ken­se­rie auf dem Markt auf­tritt und die Serie nicht erst über einen län­ge­ren Zeit­raum ent­wi­ckelt. Soweit der Bun­des­ge­richts­hof es in Aus­nah­me­fäl­len unter engen Vor­aus­set­zun­gen für denk­bar gehal­ten hat, in einem erst­ma­lig ver­wen­de­ten Zei­chen ein Stamm­zei­chen zu sehen [5], hält er dar­an nicht fest.

Wie der Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on auf das Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen des Bun­des­ge­richts­hofs zur Vor­schrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a Mar­kenRL ent­schie­den hat, kann sich der Mar­ken­in­ha­ber zur Dar­le­gung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung auch dann auf die Benut­zung eines abge­wan­del­ten Zei­chens beru­fen, wenn die­ses Zei­chen eben­falls als Mar­ke ein­ge­tra­gen ist [6]. Die Vor­schrif­ten der Mar­ken­rechts­richt­li­nie ste­hen der Anwen­dung des § 26 Abs. 3 Satz 2 Mar­kenG nicht entgegen.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 10. Janu­ar 2013 – I ZR 84/​09 – PROTI II

  1. vgl. BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 112/​10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 – Castell/​VIN CASTEL[]
  2. BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/​06, GRUR 2009, 766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 – Stoff­fähn­chen I[]
  3. vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2001 – I ZR 212/​98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 – Bit/​Bud; Beschluss vom 13.12.2007 – I ZB 39/​05, GRUR 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 – idw Infor­ma­ti­ons­dienst Wis­sen­schaft; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/​VIN CASTEL[]
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 – C234/​06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Pon­te Finanziaria/​HABM [BAINBRIDGE][]
  5. vgl. BGH, Beschluss vom 25.10.1995 – I ZB 33/​93, GRUR 1996, 200, 202 = WRP 1997, 448 – Inno­va­di­clo­phlont; Urteil vom 22.11.2001 – I ZR 111/​99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 – BIG[]
  6. vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 Rn. 18 bis 30 – Rintisch/​Eder[]