Bier­mar­ken – und die Warenähnlichkeit

Bei der Beur­tei­lung der Fra­ge der Waren­ähn­lich­keit darf der Gesichts­punkt der funk­tio­nel­len Ergän­zung nicht zur Ver­nach­läs­si­gung der wei­te­ren Fak­to­ren ver­lei­ten, die im Rah­men der Prü­fung der Pro­dukt­ähn­lich­keit rele­vant sein kön­nen. Ent­spre­chen­des gilt für die Ver­hält­nis­se beim Ver­trieb der Waren, denen bei der Beur­tei­lung der Fra­ge, ob die Waren ein­an­der ähn­lich sind, häu­fig nur ein gerin­ge­res Gewicht zukommt.

Bier­mar­ken – und die Warenähnlichkeit

Die Fra­ge, ob eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG vor­liegt, ist eben­so wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG unter Her­an­zie­hung aller Umstän­de des Ein­zel­falls umfas­send zu beur­tei­len. Dabei ist von einer Wech­sel­wir­kung zwi­schen der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, dem Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken und der Kenn­zeich­nungs­kraft der prio­ri­täts­äl­te­ren Mar­ke in der Wei­se aus­zu­ge­hen, dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken oder durch eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt [1]. Dabei kann eine abso­lu­te Waren­un­ähn­lich­keit selbst bei Iden­ti­tät der Zei­chen nicht durch eine erhöh­te Kenn­zeich­nungs­kraft der prio­ri­täts­äl­te­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den [2].

Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on ist davon aus­zu­ge­hen, dass es eine abso­lu­te Gren­ze der Waren­ähn­lich­keit gibt, die auch bei Iden­ti­tät der Zei­chen nicht durch eine erhöh­te Kenn­zeich­nungs­kraft über­schrit­ten wer­den kann [3]. Von Waren­un­ähn­lich­keit kann aller­dings nur dann aus­ge­gan­gen wer­den, wenn trotz (unter­stell­ter) Iden­ti­tät der Mar­ken die Annah­me einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr wegen des Abstands der Waren von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen ist [4]. Die Fest­stel­lung, ob eine Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen ange­nom­men wer­den kann, liegt im Wesent­li­chen auf tatrich­ter­li­chem Gebiet. Sie kann daher im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren nur dar­auf über­prüft wer­den, ob der Tatrich­ter einen zutref­fen­den Rechts­be­griff zugrun­de gelegt und ent­spre­chend den Denk­ge­set­zen und der all­ge­mei­nen Lebens­er­fah­rung geur­teilt hat und das gewon­ne­ne Ergeb­nis zudem von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen wird [5].

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat sei­ne Annah­me, zwi­schen Bier und den Waren der Klas­sen 29, 30 und 31, für die die ange­grif­fe­ne Mar­ke ein­ge­tra­gen ist, bestehe eine ent­fern­te Ähn­lich­keit, damit begrün­det, dass die betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se der Mei­nung sein könn­ten, unter der Wider­spruchs­mar­ke „DESPERADOS“ ver­trie­be­ne Bie­re und die unter der ange­grif­fe­nen Mar­ke „DESPERADO“ ver­trie­be­nen Snack­ar­ti­kel stamm­ten aus dem­sel­ben Unter­neh­men oder zumin­dest wirt­schaft­lich ver­bun­de­nen Unter­neh­men. Der Ver­kehr unter­schei­de zwar grund­sätz­lich zwi­schen Essen und Trin­ken, sei aber durch lang­jäh­ri­ge Übung dar­an gewöhnt, dass es zum Bier „etwas zu knab­bern“ gebe. Außer­dem wür­den Bier und Snack­ar­ti­kel häu­fig bewusst in unmit­tel­ba­rer räum­li­cher Nähe zum Ver­kauf oder Ver­zehr ange­bo­ten, da Bier den Appe­tit anre­ge und Knab­ber­ar­ti­kel Durst mach­ten. Dies lege die Annah­me nahe, dass mit fast iden­ti­schen Mar­ken gekenn­zeich­ne­te Snack­ar­ti­kel und Bie­re nach dem Ver­ständ­nis der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se ent­we­der vom sel­ben Unter­neh­men oder wenigs­tens unter der Kon­trol­le eines Unter­neh­mens her­ge­stellt und ver­trie­ben wür­den. Die­se Beur­tei­lung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung nicht in allen Punk­ten stand.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist aller­dings im recht­li­chen Ansatz zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass eine Ähn­lich­keit sich gegen­über­ste­hen­der Waren grund­sätz­lich anzu­neh­men ist, wenn die­se unter Berück­sich­ti­gung aller erheb­li­cher Fak­to­ren, die ihr Ver­hält­nis zuein­an­der kenn­zeich­nen, wie ins­be­son­de­re ihrer Beschaf­fen­heit, ihrer regel­mä­ßi­gen betrieb­li­chen Her­kunft, ihrer regel­mä­ßi­gen Ver­triebs- und Erbrin­gungs­art, ihres Ver­wen­dungs­zwecks und ihrer Nut­zung, ihrer wirt­schaft­li­chen Bedeu­tung, ihrer Eigen­art als mit­ein­an­der kon­kur­rie­ren­der oder ein­an­der ergän­zen­der Pro­duk­te oder Leis­tun­gen oder ande­rer für die Fra­ge der Ver­wechs­lungs­ge­fahr wesent­li­cher Grün­de so enge Berüh­rungs­punk­te auf­wei­sen, dass die betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se der Mei­nung sein könn­ten, sie stamm­ten aus dem­sel­ben Unter­neh­men oder gege­be­nen­falls wirt­schaft­lich ver­bun­de­nen Unter­neh­men [6].

Eben­falls im recht­li­chen Ansatz zutref­fend ist das Bun­des­pa­tent­ge­richt davon aus­ge­gan­gen, dass der Ver­wen­dungs­zweck der bei­der­sei­ti­gen Waren bei der Beur­tei­lung der Fra­ge der Waren­ähn­lich­keit von Bedeu­tung ist [7]. Mit Recht hat es wei­ter­hin ange­nom­men, dass die funk­tio­nel­le Ergän­zung der Waren in die­sem Zusam­men­hang eine maß­geb­li­che Rol­le spie­len kann [7]; für den Ver­kehr liegt es gene­rell nahe anzu­neh­men, dass sich ein Mar­ken­in­ha­ber auch mit der Her­stel­lung, mit dem Ver­trieb und gege­be­nen­falls mit der Lizen­zie­rung funk­tio­nell nahe­ste­hen­der Pro­duk­te befasst, um sei­ne vor­han­de­nen Erfah­run­gen, Markt­kennt­nis­se und Kun­den­be­zie­hun­gen wei­ter­ge­hend nut­zen zu kön­nen [8]. Eben­so ist das Bun­des­pa­tent­ge­richt zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass die bei­der­sei­ti­gen Waren auch beim Ver­trieb inso­fern Berüh­rungs­punk­te auf­wei­sen, als sie in den­sel­ben Ver­kaufs­stel­len ange­bo­ten wer­den [9] und dies zudem in räum­li­cher Nähe geschieht [10].

Die Aus­füh­run­gen, die das Bun­des­pa­tent­ge­richt zur Fra­ge der Waren­ähn­lich­keit gemacht hat, las­sen jedoch nicht erken­nen, ob das Gericht berück­sich­tigt hat, dass der Gesichts­punkt der funk­tio­nel­len Ergän­zung nicht zur Ver­nach­läs­si­gung der wei­te­ren Fak­to­ren füh­ren darf, die im Rah­men der Prü­fung der Pro­dukt­ähn­lich­keit rele­vant sein kön­nen [11]. Ent­spre­chen­des gilt für die Ver­hält­nis­se beim Ver­trieb der Waren, denen bei der Beur­tei­lung der Fra­ge, ob die Waren ein­an­der ähn­lich sind, häu­fig nur ein gerin­ge­res Gewicht zukommt [12].

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hät­te sich daher auch mit den Umstän­den näher befas­sen müs­sen, die im Streit­fall gegen die Annah­me einer auch nur ent­fern­ten Waren­ähn­lich­keit spre­chen. Man­gels gegen­tei­li­ger Fest­stel­lun­gen gehört dazu auch der Umstand, dass Braue­rei­en selbst wenn sie zu inter­na­tio­nal täti­gen Lebens­mit­tel­kon­zer­nen gehö­ren bis­lang durch­weg davon abge­se­hen haben, im Zusam­men­hang mit dem Absatz ihres Bie­res auf die Mög­lich­keit hin­zu­wei­sen, bei sei­nem Kon­sum dazu pas­sen­de Ess­wa­ren der Klas­sen 29 bis 31 zu ver­zeh­ren, die aus dem Ange­bot des Kon­zerns stam­men, zu dem die jewei­li­ge Braue­rei gehört. Der ange­spro­che­ne Ver­kehr hat im Hin­blick dar­auf auch gegen­wär­tig wenig Anlass anzu­neh­men, dass sol­che Ess­wa­ren aus dem­sel­ben Unter­neh­men oder einem wirt­schaft­lich ver­bun­de­nen Unter­neh­men stam­men, wenn sie unter einer Mar­ke ver­trie­ben wer­den, die mit der Mar­ke eines Bie­res (weit­ge­hend) über­ein­stimmt. Dies gilt selbst in Fäl­len, in denen die Ess­wa­ren und das Bier – wie das Bun­des­pa­tent­ge­richt fest­ge­stellt hat – im Ein­zel­han­del, in der Gas­tro­no­mie, an Kino­kas­sen und in Tank­stel­len regel­mä­ßig in unmit­tel­ba­rer Nähe zuein­an­der ange­bo­ten wer­den. Der Umstand, dass die Über­ein­stim­mung bei den Mar­ken beim Waren­auf­tritt und in der Wer­bung bei die­sen Gege­ben­hei­ten nicht genutzt wird, wird dem Ver­kehr eher den Ein­druck ver­mit­teln, dass die Über­ein­stim­mung bei den Mar­ken nicht auf einer sol­chen Ursprungs­iden­ti­tät, son­dern auf Zufall oder dar­auf beruht, dass bei der Wahl der Mar­ke jeweils einem aktu­el­len Trend oder Lebens­ge­fühl gefolgt wurde.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 6. Novem­ber 2013 – I ZB 63/​12

  1. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18.12 2008 C16/​06 P, Slg. 2008, I10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. Édi­ti­ons Albert René/​HABM [OBELIX/​MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 01.06.2011 – I ZB 52/​09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 Maalox/­Melox-GRY; Urteil vom 02.02.2012 – I ZR 50/​11, GRUR 2012, 930 Rn. 22 = WRP 2012, 1234 Bogner B/​Barbie B; Urteil vom 09.02.2012 – I ZR 100/​10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 = WRP 2012, 1241 pjur/​pure; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/​11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 Culinaria/​Villa Culi­na­ria, jeweils mwN[]
  2. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 07.05.2009 – C398/​07 P, GRUR Int.2009, 911 Rn. 34 – Water­ford Wedgwood/​HABM [WATERFORD STELLEN-BOSCH]; BGH, Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/​06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 METROBUS; Urteil vom 19.04.2012 – I ZR 86/​10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 Peli­kan, mwN[]
  3. vgl. EuGH, Urteil vom 29.09.1998 C39/​97, Slg. 1998, I5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 15 Canon; BGH, Urteil vom 30.03.2006 – I ZR 96/​03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 TOSCA BLU; Beschluss vom 28.09.2006 – I ZB 100/​05, GRUR 2007, 321 Rn. 10 = WRP 2007, 321 COHIBA; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw; BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/​09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 BCC, mwN[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 16.11.2000 – I ZR 34/​98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 EVIAN/​REVIAN; Urteil vom 19.02.2004 – I ZR 172/​01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 Fer­ra­ri-Pferd; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 Peli­kan[]
  5. BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kin­der­zeit; GRUR 2008, 714 Rn. 42 idw[]
  6. vgl. EuGH, Urteil vom 11.05.2006 C416/​04 P, Slg. 2006, I4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 Édi­ti­ons Albert René/​HABM [OBELIX/​MOBILIX]; BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/​04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 Kin­der­zeit, mwN[]
  7. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon[][]
  8. Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735[]
  9. vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kin­der­zeit, jeweils mwN[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 293/​00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 Kelloggs’s/Kelly’s; Urteil vom 15.01.2004 – I ZR 121/​01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 dcfi­x/CD-FIX[]
  11. vgl. EuGH, GRUR Int.2009, 911 Rn. 45 Water­ford Wedgwood [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 08.11.2001 – I ZR 139/​99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 734; vgl. wei­ter Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 10. Aufl., § 9 Rn. 91 mwN[]
  12. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN[]