Die Ver­kehrs­durch­set­zung einer Mar­ke – die Wort-Bild-Mar­ke ‚test’

Liegt der Prü­fung der Ver­kehrs­durch­set­zung nach § 8 Abs. 3 Mar­kenG im Ein­tra­gungs­oder Löschungs­ver­fah­ren ein Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­ten zugrun­de, ist bei einer sta­tis­tisch aus­rei­chend gro­ßen Stich­pro­be vom ermit­tel­ten Durch­schnitts­wert ohne Berück­sich­ti­gung der Feh­ler­to­le­ranz aus­zu­ge­hen. Der Zeit­punkt der Anmel­dung der Mar­ke ist im Ein­tra­gungsund Löschungs­ver­fah­ren für die Prü­fung maß­geb­lich, ob das Schutz­hin­der­nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG durch Ver­kehrs­durch­set­zung gemäß § 8 Abs. 3 Mar­kenG über­wun­den wor­den ist, wenn der Anmel­der sich nicht mit einer Zeitrang­ver­schie­bung nach § 37 Abs. 2 Mar­kenG ein­ver­stan­den erklärt hat. Wird die Streit­mar­ke zum Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Mar­kenG) nicht mehr iso­liert, son­dern nur noch als Bestand­teil eines zusam­men­ge­setz­ten Zei­chens benutzt, kann auf­grund der Ver­wen­dung des zusam­men­ge­setz­ten Zei­chens auf eine fort­be­stehen­de Ver­kehrs­durch­set­zung der Streit­mar­ke nur geschlos­sen wer­den, wenn die­se in dem zusam­men­ge­setz­ten Zei­chen nicht der­ge­stalt auf­geht, dass sie nicht mehr als Her­kunfts­hin­weis wahr­ge­nom­men wird

Die Ver­kehrs­durch­set­zung einer Mar­ke – die Wort-Bild-Mar­ke ‚test’

Der Bun­des­ge­richts­hof hat­te im vor­lie­gen­den Fall über die Rechts­be­stän­dig­keit der Ein­tra­gung der Wort-Bild-Mar­ke „test“ der Stif­tung Waren­test zu ent­schei­den, nun­mehr lie­gen die Ent­schei­dungs­grün­de vor.

Die auf rotem Grund in wei­ßer Schrift gehal­te­ne Wort-Bild-Mar­ke „test“ war 2004 vom Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt unter ande­rem für Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen sowie Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen ein­ge­tra­gen wor­den. Der Axel Sprin­ger Ver­lag hat 2006 die Löschung der Mar­ke bean­tragt.

Das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt hat dem Löschungs­an­trag statt­ge­ge­ben und die Löschung der Mar­ke ange­ord­net. Auf die Beschwer­de der Mar­ken­in­ha­be­rin hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Löschungs­an­ord­nung auf­ge­ho­ben [1].

Der Bun­des­ge­richts­hof hat wie zuvor das Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­nom­men, dass die Wort-Bild-Mar­ke „test“ für Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen sowie Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen eine beschrei­ben­de Anga­be ist, weil sie den Inhalt der Druck­schrif­ten bezeich­net. Das danach bestehen­de Schutz­hin­der­nis man­geln­der Unter­schei­dungs­kraft kann durch Benut­zung der Mar­ke über­wun­den wer­den. Davon war das Bun­des­pa­tent­ge­richt auf­grund der Markt­stel­lung des von der Stif­tung Waren­test her­aus­ge­ge­be­nen Maga­zins mit der Bezeich­nung „test“ und eines Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens aus­ge­gan­gen.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat anders als das Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­nom­men, dass das Ergeb­nis des Ende 2009 ein­ge­hol­ten Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens für die Annah­me, das Wort-Bild-Zei­chen habe sich beim all­ge­mei­nen Publi­kum als Mar­ke durch­ge­setzt, nicht aus­reicht. Nach die­sem Gut­ach­ten sahen nach Berei­ni­gung von Fehl­zu­ord­nun­gen ledig­lich 43% der Befrag­ten in dem Zei­chen einen Hin­weis auf ein bestimm­tes Unter­neh­men, was für eine Ver­kehrs­durch­set­zung im Regel­fall nicht aus­reicht. Da die Mar­ken­in­ha­be­rin die Mar­ke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der ein­ge­tra­ge­nen Form benutzt, war zudem nicht aus­zu­schlie­ßen, dass die­ser Anteil sich bis zu dem für die Ent­schei­dung des Bun­des­pa­tent­ge­richts über die Löschung maß­geb­li­chen Zeit­punkt im Juni 2012 wei­ter ver­rin­gert hat­te. Die übri­gen Indi­zi­en (Markt­an­teil, Auf­la­ge, Wer­be­auf­wen­dun­gen und Dau­er des Ver­triebs des Maga­zins) reich­ten für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung nicht aus, weil dem das Ergeb­nis des Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens ent­ge­gen­stand. Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­ten sind nor­ma­ler­wei­se das zuver­läs­sigs­te Beweis­mit­tel zur Beur­tei­lung der Fra­ge der Ver­kehrs­durch­set­zung einer Mar­ke. Der Bun­des­ge­richts­hof hat die Sache an das Bun­des­pa­tent­ge­richt zurück­ver­wie­sen, das noch wei­te­re Fest­stel­lun­gen tref­fen muss. Ins­be­son­de­re ist noch zu klä­ren, ob die Mar­ke „test“ – wie das Patent- und Mar­ken­amt ange­nom­men hat – im Jah­re 2004 zu Unrecht ein­ge­tra­gen wor­den ist. Denn eine wegen Ver­kehrs­durch­set­zung ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke kann nur gelöscht wer­den, wenn sie – man­gels Ver­kehrs­durch­set­zung – zu Unrecht ein­ge­tra­gen wor­den ist und bis zur Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag auch kei­ne Ver­kehrs­durch­set­zung erlangt hat.

Zu Recht hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Löschungs­an­ord­nung des Deut­schen Patent- und Mar­ken­amts für die Dienst­leis­tung „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ auf­ge­ho­ben. Die ange­foch­te­ne Ent­schei­dung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung dage­gen nicht stand, soweit das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Vor­aus­set­zun­gen der Schutz­ent­zie­hung für die Waren und Dienst­leis­tun­gen „Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se, näm­lich Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ ver­neint hat.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat rechts­feh­ler­frei das Ein­tra­gungs­hin­der­nis des Feh­lens jeg­li­cher Unter­schei­dungs­kraft im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG und eines Frei­hal­te­be­dürf­nis­ses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG für die Dienst­leis­tung „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ ver­neint.

Unter­schei­dungs­kraft im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ist die einer Mar­ke inne­woh­nen­de (kon­kre­te) Eig­nung; vom Ver­kehr als Unter­schei­dungs­mit­tel auf­ge­fasst zu wer­den, das die in Rede ste­hen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend kenn­zeich­net und die Waren oder Dienst­leis­tun­gen damit von den­je­ni­gen ande­rer Unter­neh­men unter­schei­det [2]. Die Haupt­funk­ti­on der Mar­ke besteht dar­in, die Ursprungs­iden­ti­tät der gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu gewähr­leis­ten. Da allein das Feh­len jeg­li­cher Unter­schei­dungs­kraft ein Ein­tra­gungs­hin­der­nis begrün­det, ist ein groß­zü­gi­ger Maß­stab anzu­le­gen, so dass jede auch noch so gerin­ge Unter­schei­dungs­kraft genügt, um das Schutz­hin­der­nis zu über­win­den [3].

Die Unter­schei­dungs­kraft ist im Hin­blick auf jede der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, für die die Mar­ke Schutz bean­sprucht, geson­dert zu beur­tei­len. Maß­geb­lich ist die Anschau­ung des ange­spro­che­nen Ver­kehrs. Dabei ist auf die mut­maß­li­che Wahr­neh­mung eines nor­mal infor­mier­ten, ange­mes­sen auf­merk­sa­men und ver­stän­di­gen Durch­schnitts­ver­brau­chers der frag­li­chen Waren oder Dienst­leis­tun­gen abzu­stel­len [4]. Die­ser wird die Mar­ke so wahr­neh­men, wie sie ihm ent­ge­gen­tritt, ohne sie einer ana­ly­sie­ren­den Betrach­tung zu unter­zie­hen [5].

Von die­sen Grund­sät­zen ist auch das Bun­des­pa­tent­ge­richt aus­ge­gan­gen und hat ange­nom­men, zu den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­sen zäh­le das all­ge­mei­ne Publi­kum, an das sich die frag­li­chen Waren und Dienst­leis­tun­gen rich­te­ten. Dem Mar­ken­wort „Test“ kom­me die Bedeu­tung eines nach einer genau durch­dach­ten Metho­de vor­ge­nom­me­nen Ver­suchs oder einer Prü­fung zur Fest­stel­lung der Eig­nung, der Eigen­schaf­ten oder der Leis­tung einer Per­son oder Sache zu. Nichts ande­res habe zu gel­ten, wenn der Prü­fung das eng­li­sche Sub­stan­tiv „test“ zugrun­de gelegt wer­de. Die­ses wer­de vom inlän­di­schen Publi­kum mit „Test, Prü­fung, Klas­sen­ar­beit oder Klau­sur“ über­setzt. Bei die­sem Bedeu­tungs­ge­halt wei­se die ange­grif­fe­ne Mar­ke die erfor­der­li­che Eigen­art auf, um vom Ver­kehr als Unter­neh­mens­hin­weis für die Dienst­leis­tung „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ auf­ge­fasst zu wer­den. Das Mar­ken­wort sei für die­se Dienst­leis­tung nicht beschrei­bend, weil die „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ weder selbst eine Prü­fung dar­stel­le noch ihr ein Eig­nungs, Eigen­schafts- oder Leis­tungs­test zugrun­de lie­ge.

Hier­ge­gen bleibt auch die Rüge ohne Erfolg, das Bun­des­pa­tent­ge­richt habe die Bedeu­tung des Begriffs „test“ auf die Aus­wahl der Test­ob­jek­te, Test­kri­te­ri­en und Test­maß­nah­men beschränkt und nicht die Mit­tei­lung der Aus­wer­tung und der Test­ergeb­nis­se in die Beur­tei­lung ein­be­zo­gen. Eine Viel­zahl von Test­maß­nah­men oder ergeb­nis­sen umfas­se zugleich Infor­ma­tio­nen über Rechts- oder Steu­er­fra­gen.

Das Mar­ken­wort „test“ weist für die Dienst­leis­tung „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ kei­ne für den inlän­di­schen Ver­kehr auf der Hand lie­gen­de Bedeu­tung auf. Zu dem gegen­tei­li­gen Schluss ist die Rechts­be­schwer­de nur durch eine unzu­läs­si­ge ana­ly­sie­ren­de Betrach­tungs­wei­se gelangt. Die Bedeu­tung des Mar­ken­worts „test“, die in der Durch­füh­rung und Aus­wer­tung von Unter­su­chun­gen liegt, wird der Ver­kehr nicht ohne wei­te­res, son­dern allen­falls auf­grund wei­te­rer gedank­li­cher Zwi­schen­schrit­te mit der Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen in Ver­bin­dung brin­gen. Dies reicht für einen beschrei­ben­den Bezug von „test“ für die frag­li­che Dienst­leis­tung nicht aus.

Das Schutz­hin­der­nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG ist für die Dienst­leis­tung „Infor­ma­ti­on über Rechts- und Steu­er­fra­gen“ eben­falls nicht gege­ben. Nach die­ser Vor­schrift sind von der Ein­tra­gung sol­che Mar­ken aus­ge­schlos­sen, die aus­schließ­lich aus Anga­ben bestehen, die im Ver­kehr (u.a.) zur Bezeich­nung der Art, der Beschaf­fen­heit, der Bestim­mung oder der Bezeich­nung sons­ti­ger Merk­ma­le der Dienst­leis­tun­gen die­nen kön­nen. Um eine sol­che Anga­be han­delt es sich bei dem Mar­ken­wort „test“ nicht, weil es für die frag­li­che Dienst­leis­tung kei­nen beschrei­ben­den Gehalt hat.

Die Beur­tei­lung, mit der das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Vor­aus­set­zun­gen für eine Löschung der Ein­tra­gung der Mar­ke „test“ nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 Mar­kenG für die Waren und Dienst­leis­tun­gen „Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se, näm­lich Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ ver­neint hat, hält der recht­li­chen Nach­prü­fung durch den bud­nes­ge­richts­hof nicht stand.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist aller­dings zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass der Ein­tra­gung der Mar­ke das Schutz­hin­der­nis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG wegen der hier in Rede ste­hen­den Waren und Dienst­leis­tun­gen ent­ge­gen­steht. Für „Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se, näm­lich Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen“ wei­se das Wort „test“ auf deren Inhalt hin. Zwi­schen den Dienst­leis­tun­gen „Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen“ und „Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ und den her­aus­zu­ge­ben­den „Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen“ bestehe ein enger funk­tio­na­ler Zusam­men­hang. In den wer­be­üb­li­chen gra­phi­schen Ele­men­ten der Mar­ke sehe der Ver­kehr eben­falls kei­nen Her­kunfts­hin­weis. Die­se Beur­tei­lung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung stand.

Ohne Erfolg macht die Rechts­be­schwer­de­er­wi­de­rung gel­tend, die Mar­ke „test“ sei für die Dienst­leis­tun­gen der Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen und der Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen hin­rei­chend unter­schei­dungs­kräf­tig. Aus dem Umstand, dass der Wort­be­stand­teil „test“ der Mar­ke den The­men­kreis der Druckerzeug­nis­se erheb­lich ein­schränkt, folgt für die hier in Rede ste­hen­den Dienst­leis­tun­gen kei­ne Unter­schei­dungs­kraft der ange­grif­fe­nen Mar­ke. Regel­mä­ßig wird sich der für Druck­schrif­ten beschrei­ben­de Begriffs­in­halt glei­cher­ma­ßen auf die Dienst­leis­tung der „Ver­öf­fent­li­chung und Her­aus­ga­be von Druck­schrif­ten“ bezie­hen [6]. Dies gilt auch im vor­lie­gen­den Fall, in dem der beschrei­ben­de Inhalt schon durch die Bezug­nah­me der Dienst­leis­tun­gen auf „Test­zeit­schrif­ten“, „Waren­tests“ und „Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ deut­lich wird.

In Anbe­tracht der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft des Wort­be­stand­teils „test“ der ange­grif­fe­nen Mar­ke rei­chen ein­fa­che gra­phi­sche Ele­men­te nicht aus, das Schutz­hin­der­nis zu über­win­den [7]. Dass die Wort-Bild-Mar­ke nur ein­fa­che gra­phi­sche Ele­men­te auf­weist, hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt rechts­feh­ler­frei fest­ge­stellt.

Die Rechts­be­schwer­de hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dage­gen wen­det, dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Vor­aus­set­zun­gen der Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke „test“ für die frag­li­chen Waren und Dienst­leis­tun­gen ange­nom­men hat.

Nach § 50 Abs. 1 und 2 Mar­kenG kann eine Mar­ke wegen feh­len­der Unter­schei­dungs­kraft nur gelöscht wer­den, wenn die Mar­ke ent­ge­gen §§ 3, 7 oder 8 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist und von dem hier nicht inter­es­sie­ren­den Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG abge­se­hen das Schutz­hin­der­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag noch besteht. Dar­aus folgt, dass eine Löschung der Mar­ke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG durch eine nach­träg­li­che Ver­kehrs­durch­set­zung im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag über­wun­den wor­den ist [8].

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat offen­ge­las­sen, ob die Vor­aus­set­zun­gen einer Ver­kehrs­durch­set­zung nach § 8 Abs. 3 Mar­kenG zu dem nach § 50 Abs. 1 Mar­kenG maß­geb­li­chen Zeit­punkt gege­ben waren. Das ist vor­lie­gend der Zeit­punkt der Anmel­dung der Mar­ke am 24.04.2003. Die­ser Zeit­punkt ist nicht nur für die Beur­tei­lung im Ein­tra­gungs- und Löschungs­ver­fah­ren maß­geb­lich, ob das Schutz­hin­der­nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG vor­lag [9], son­dern auch für die Prü­fung, ob das­Schutz­hin­der­nis durch Ver­kehrs­durch­set­zung im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG über­wun­den wor­den ist. Das folgt aus einer richt­li­ni­en­kon­for­men Aus­le­gung des § 8 Abs. 3 Mar­kenG. Die Vor­schrift dient der Umset­zung des Art. 3 Abs. 3 Mar­kenRL. Nach Satz 1 die­ser Bestim­mung wird eine Mar­ke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d Mar­kenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Mar­kenG) von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen oder für ungül­tig erklärt, wenn sie vor der Anmel­dung infol­ge ihrer Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erwor­ben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Mar­kenRL kön­nen die Mit­glied­staa­ten dar­über hin­aus vor­se­hen, dass die vor­lie­gen­de Bestim­mung auch dann gilt, wenn die Unter­schei­dungs­kraft erst nach der Anmel­dung oder Ein­tra­gung erwor­ben wur­de. Der deut­sche Gesetz­ge­ber hat von der Opti­on des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Mar­kenRL durch § 37 Abs. 2 Mar­kenG Gebrauch gemacht. Danach setzt die Ein­tra­gung einer Mar­ke, bei der ein am Anmel­de­tag bestehen­des Schutz­hin­der­nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, bis 3 Mar­kenG spä­ter ent­fal­len ist, ein Ein­ver­ständ­nis des Anmel­ders zur Zeitrang­ver­schie­bung vor­aus. Zu den Grün­den für einen Fort­fall eines Schutz­hin­der­nis­ses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 Mar­kenG zählt eine nach dem Anmel­de­tag erlang­te Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke. Dar­aus folgt, dass die Ein­tra­gung eines ori­gi­när nicht unter­schei­dungs­kräf­ti­gen Zei­chens mit der Prio­ri­tät des Anmel­de­tags eine Ver­kehrs­durch­set­zung zu die­sem Zeit­punkt erfor­dert. Andern­falls ist die Mar­ke ent­ge­gen § 8 Abs. 2 und 3 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den. Da das Bun­des­pa­tent­ge­richt kei­ne Fest­stel­lun­gen dazu getrof­fen hat, ob im Anmel­de­zeit­punkt die Vor­aus­set­zun­gen der Ver­kehrs­durch­set­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke vor­la­gen, ist zuguns­ten der Rechts­be­schwer­de zu unter­stel­len, dass die Mar­ke „test“ für die hier in Rede ste­hen­den Waren und Dienst­leis­tun­gen ent­ge­gen § 8 Abs. 2 und 3 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist.Die Vor­aus­set­zun­gen der Ver­kehrs­durch­set­zung im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Mar­kenG) hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt rechts­feh­ler­haft bejaht.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat ange­nom­men, es sei durch Vor­la­ge von Titel­blät­tern, „test“-Heften und „test“-Sonderpublikationen belegt und im Übri­gen all­ge­mein bekannt, dass der Wort­be­stand­teil der ange­grif­fe­nen Mar­ke seit 1968 als Titel eines monat­lich erschei­nen­den Ver­brau­cher­ma­ga­zins sowie für Son­der­pu­bli­ka­tio­nen der Mar­ken­in­ha­be­rin im Bun­des­ge­biet benutzt wor­den sei. Aller­dings sei die Mar­ke in der ein­ge­tra­ge­nen Form nur bis April 2008 ver­wen­det wor­den. Die seit Mai 2008 benutz­te Form wei­se aber nur gering­fü­gi­ge Abwei­chun­gen gegen­über der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke auf, die als Zweit­mar­ke oder Dach­mar­ke wei­ter wahr­ge­nom­men wer­de. Die Mar­ken­in­ha­be­rin sei mit ihrem mit der Mar­ke oder der nur gering­fü­gig abge­wan­del­ten Kenn­zeich­nung ver­se­he­nen Test­ma­ga­zin seit 1968 Markt­füh­rer unter den Test- und Ver­brau­cher­zeit­schrif­ten mit wei­tem Abstand vor kon­kur­rie­ren­den Titeln.2011 habe sich die jähr­lich ver­kauf­te Druck­auf­la­ge auf 5.724.000 Exem­pla­re belau­fen. Die Inter­net­sei­te der Mar­ken­in­ha­be­rin sei 2011 von 37, 4 Mil­lio­nen Besu­chern auf­ge­ru­fen wor­den. Die Allens­ba­cher Markt- und Wer­be­trä­ger­ana­ly­se wei­se für 2009 einen Bekannt­heits­grad der Zeit­schrift „test“ in Höhe von 60% nach. Zudem bewer­be die Mar­ken­in­ha­be­rin die Test­ma­ga­zi­ne in erheb­li­chem Umfang. Zwi­schen 1987 und 2005 habe die Mar­ken­in­ha­be­rin fast 44 Mio. € für Direct-Mai­ling-Aktio­nen für die „test“-Hefte auf­ge­wandt. Die Mar­ken­in­ha­be­rin neh­me auch eine ein­zig­ar­ti­ge Son­der­stel­lung unter den Her­aus­ge­bern von Ver­brau­cher­ma­ga­zi­nen ein, weil es sich bei ihr um eine staat­lich gegrün­de­te und aus Steu­er­mit­teln finan­zier­te Ver­brau­cher­schutz­or­ga­ni­sa­ti­on han­de­le, die mit ihren Publi­ka­tio­nen unter der streit­ge­gen­ständ­li­chen Mar­ke einen hohen Bekannt­heits­grad und eine hohe Wert­schät­zung in der Bevöl­ke­rung erfah­ren habe. Die­ho­he Bekannt­heit des Kenn­zei­chens in einem erheb­li­chen Teil der Gesamt­be­völ­ke­rung sei dem Bun­des­ge­richts­hof bekannt und mit­hin gerichts­kun­dig.

Schließ­lich ergä­ben sich aus dem von der Mar­ken­in­ha­be­rin ein­ge­hol­ten demo­sko­pi­schen Gut­ach­ten des Insti­tuts für Demo­sko­pie Allens­bach vom 11.01.2010 für die Mar­ke ein Bekannt­heits­grad von 77%, ein Kenn­zeich­nungs­grad von 47% und ein Zuord­nungs­grad von 43% in der Bevöl­ke­rung. Die Feh­ler­to­le­ranz von 3, 3% kön­ne im Löschungs­ver­fah­ren allen­falls zuguns­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin berück­sich­tigt wer­den, so dass von einem Durch­set­zungs­grad von 46, 3% aus­zu­ge­hen sei, der nur unwe­sent­lich unter­halb von 50% lie­ge.

Bei einer Gesamt­schau sämt­li­cher Umstän­de sei für die Waren „Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se, näm­lich Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen“ von einer Ver­kehrs­durch­set­zung aus­zu­ge­hen. Dies recht­fer­ti­ge auch den Schluss auf die Ver­kehrs­durch­set­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke für die Dienst­leis­tun­gen „Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“. Die­se Dienst­leis­tun­gen stün­den in einem so engen funk­tio­na­len und wirt­schaft­li­chen Zusam­men­hang mit Test­ma­ga­zi­nen und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen, dass die Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke für die­se Dienst­leis­tun­gen Fol­ge der Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke für die frag­li­chen Waren sei.

Die­sen Aus­füh­run­gen kann nicht zuge­stimmt wer­den.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist aller­dings mit Recht davon aus­ge­gan­gen, dass die Mar­ken­in­ha­be­rin das Zei­chen „test“ nicht nur titel, son­dern auch mar­ken­mä­ßig benutzt hat.Voraussetzung für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung nach § 8 Abs. 3 Mar­kenG ist die Ver­wen­dung des Zei­chens als Mar­ke [10]. Eine rein beschrei­ben­de oder titel­mä­ßi­ge Ver­wen­dung des Zei­chens genügt nicht. Werk­ti­tel im Sin­ne des § 5 Abs. 3 Mar­kenG die­nen grund­sätz­lich nur der Unter­schei­dung eines Werks von ande­ren. Einen Hin­weis auf den Her­stel­ler oder Inha­ber des Werks stel­len sie regel­mä­ßig nicht dar [11]. Aller­dings kann der Ver­kehr unter bestimm­ten Vor­aus­set­zun­gen mit einem Werk­ti­tel gleich­zei­tig auch die Vor­stel­lung einer bestimm­ten betrieb­li­chen Her­kunft ver­bin­den. Dies ist in der Recht­spre­chung für bekann­te Titel regel­mä­ßig erschei­nen­der peri­odi­scher Druck­schrif­ten aner­kannt [12]. Die Bekannt­heit eines sol­chen Titels und das regel­mä­ßi­ge Erschei­nen im sel­ben Ver­lag legen die Schluss­fol­ge­rung nahe, dass er im Ver­kehr jeden­falls teil­wei­se auch als Hin­weis auf die betrieb­li­che Her­kunft ver­stan­den wird.

Nach die­sen Grund­sät­zen hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt mit Recht ange­nom­men, die Mar­ken­in­ha­be­rin habe das ange­grif­fe­ne Kenn­zei­chen mar­ken­mä­ßig benutzt. Die vom Bun­des­pa­tent­ge­richt fest­ge­stell­te Dau­er, Reich­wei­te und Regel­mä­ßig­keit der Benut­zung des Zei­chens recht­fer­ti­gen den Schluss, dass Tei­le des Ver­kehrs mit dem Werk­ti­tel „test“ die Vor­stel­lung einer bestimm­ten betrieb­li­chen Her­kunft verbinden.Nicht frei von Rechts­feh­lern ist jedoch die Annah­me des Bun­des­pa­tent­ge­richts, das ange­grif­fe­ne Zei­chen habe sich infol­ge sei­ner Benut­zung in den Ver­kehrs­krei­sen durch­ge­setzt.

Die Fra­ge, ob eine Mar­ke sich infol­ge ihrer Benut­zung im Ver­kehr im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG durch­ge­setzt hat, ist auf­grund einer Gesamt­schau aller Gesichts­punk­te zu beur­tei­len, die zei­gen kön­nen, dass die Mar­ke die Eig­nung erlangt hat, die in Rede ste­hen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend zu kenn­zeich­nen und die­se damit von den Waren oder Dienst­leis­tun­gen ande­rer Unter­neh­men zu unter­schei­den [13]. Die Ver­kehrs­be­fra­gung ist nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on nur eines von meh­re­ren mög­li­chen Mit­teln zur Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung. Dane­ben kön­nen auch der von der Mar­ke gehal­te­ne Markt­an­teil, die Inten­si­tät, die geo­gra­phi­sche Ver­brei­tung, die Dau­er der Benut­zung der Mar­ke, der Wer­be­auf­wand des Unter­neh­mens für die Mar­ke sowie Erklä­run­gen von Indus­trie- und Han­dels­kam­mern und von ande­ren Berufs­ver­bän­den berück­sich­tigt wer­den [14]. Wenn die Beur­tei­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung beson­de­re Schwie­rig­kei­ten berei­tet, ver­bie­tet es das Uni­ons­recht nicht, die Fra­ge der Unter­schei­dungs­kraft der Mar­ke durch eine Ver­brau­cher­be­fra­gung klä­ren zu las­sen [15], die häu­fig das zuver­läs­sigs­te Beweis­mit­tel zur Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung darstellt.Von die­sen Maß­stä­ben ist im Ansatz zwar auch das Bun­des­pa­tent­ge­richt aus­ge­gan­gen. Die Rechts­be­schwer­de rügt jedoch mit Erfolg, dass die Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts die Annah­me nicht tra­gen, das ange­grif­fe­ne Zei­chen habe sich im Ver­kehr durch­ge­setzt.

Für die Fest­stel­lung des im Ein­zel­fall erfor­der­li­chen Durch­set­zungs­grads ist nicht von fes­ten Pro­zent­sät­zen aus­zu­ge­hen. Ent­schei­dend ist, dass ein erheb­li­cher Teil der betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se das Zei­chen nicht mehr nur als beschrei­ben­de oder übli­che Anga­be, son­dern zumin­dest auch als Her­kunfts­hin­weis ansieht [16]. Des­halb kann sofern nicht beson­de­re Umstän­de eine abwei­chen­de Beur­tei­lung recht­fer­ti­gen die unte­re Gren­ze für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung nicht unter­halb von 50% ange­setzt wer­den [17]. Die Anfor­de­run­gen sind umso höher, je weni­ger sich das betref­fen­de Zei­chen nach sei­nem spe­zi­fi­schen Cha­rak­ter als Her­kunfts­hin­weis eig­net [18]. Han­delt es sich um einen Begriff, der die frag­li­chen Waren oder Dienst­leis­tun­gen ihrer Gat­tung nach glatt beschreibt, kommt damit eine Ver­kehrs­durch­set­zung erst bei einem höhe­ren Durch­set­zungs­grad in Betracht [19].

Die Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts rei­chen für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke „test“ nicht aus.Aus dem von der Mar­ken­in­ha­be­rin vor­ge­leg­ten Ver­kehrs­gut­ach­ten vom 11.01.2010 ergibt sich für Dezem­ber 2009 ledig­lich ein Anteil von 43% der maß­geb­li­chen Ver­kehrs­krei­se, die das Zei­chen „test“ im Zusam­men­hang mit Zeit­schrif­ten für Test­be­rich­te und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen als Her­kunfts­hin­weis anse­hen und kei­nen Fehl­zu­ord­nun­gen zu ande­ren Unter­neh­men unter­lie­gen (Durch­set­zungs­grad). Nach dem Gut­ach­ten, dem die farb­lich gestal­te­te Mar­ke zugrun­de lag und für das 1788 Per­so­nen inter­viewt wur­den, ist 77% der Gesamt­heit der Befrag­ten das ange­grif­fe­ne Zei­chen bekannt. 47% der Gesamt­heit der Befrag­ten fass­ten das Zei­chen als Hin­weis auf ein bestimm­tes Unter­neh­men auf. Davon haben 4% der Befrag­ten das Zei­chen ande­ren Zeit­schrif­ten oder Ver­la­gen zuge­ord­net. Die­je­ni­gen Befrag­ten, die das Zei­chen, des­sen Ver­kehrs­durch­set­zung in Rede steht, einem ande­ren aus­drück­lich benann­ten Unter­neh­men zuord­nen, haben außer Betracht zu blei­ben [20]. Es ver­bleibt ein Durch­set­zungs­grad von 43%.

Aus­ge­hend von einer 95%igen Wahr­schein­lich­keit und einer Stich­pro­be von 1788 Befrag­ten beträgt bei einem Durch­set­zungs­grad von 43% nach der dem Gut­ach­ten bei­gefüg­ten Tabel­le die Feh­ler­to­le­ranz 2, 3%. Danach liegt der Durch­set­zungs­grad mit 95%iger Wahr­schein­lich­keit zwi­schen 45, 3% und 40, 7% (43% +/- 2, 3%). Im Hin­blick auf die Feh­ler­to­le­ran­zen hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt im Löschungs­ver­fah­ren zuguns­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin den obe­ren Wert sei­ner Beur­tei­lung zugrun­de gelegt, den es mit 46, 3% ermit­telt hat, weil es von einer Feh­ler­to­le­ranz von +/- 3, 3% aus­ge­gan­gen ist.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat bis­lang die Fra­ge offen­ge­las­sen, ob bei Ver­kehrs­gut­ach­ten im Ein­tra­gungs- und im Löschungs­ver­fah­ren Feh­ler­to­le­ran­zen durch Zu-schlä­ge oder Abschlä­ge zu berück­sich­ti­gen sind. Die Fra­ge ist nun­mehr zu ent­schei­den. Danach sind sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Löschungs­ver­fah­ren Feh­ler­to­le­ran­zen grund­sätz­lich nicht zu berück­sich­ti­gen, wenn eine aus­rei­chend gro­ße Stich­pro­be (min­des­tens 1.000 Befrag­te) dem Ver­kehrs­gut­ach­ten zugrun­de liegt. Es han­delt sich bei dem demo­sko­pisch ermit­tel­ten Durch­schnitts­wert um den sta­tis­tisch wahr­schein­lichs­ten Wert [21]. Die Berück­sich­ti­gung der Feh­ler­to­le­ranz zuguns­ten des Mar­ken­in­ha­bers im Löschungs­ver­fah­ren wür­de die Beweis­füh­rung des Antrag­stel­lers unzu­mut­bar erschwe­ren und stün­de dem vom Bun­des­ge­richts­hof wie­der­holt her­vor­ge­ho­be­nen Umstand ent­ge­gen, dass dem Antrag­stel­ler, den die Fest­stel­lungs­last für die Vor­aus­set­zun­gen des Löschungs­tat­be­stands trifft, kei­ne nahe­zu unüber­brück­ba­ren Beweis­an­for­de­run­gen auf­er­legt wer­den dür­fen [22].

Eine Berück­sich­ti­gung der Feh­ler­to­le­ranz zu Las­ten des Mar­ken­in­ha­bers im Löschungs­ver­fah­ren schei­det eben­falls aus. Es besteht nur eine gerin­ge Wahr­schein­lich­keit, dass der Durch­schnitts­wert abzüg­lich der Feh­ler­to­le­ranz (vor­lie­gend 43% – 2, 3% = 40, 7%) der zutref­fen­de Wert ist, weil die Wer­te inner­halb der Span­ne von 40, 7% bis 45, 3% nicht gleich wahr­schein­lich sind, son­dern sich nach der Gauß’schen Nor­mal­ver­tei­lung auf­tei­len. Dass der unte­re Wert (hier 40, 7%) zutrifft, ist sta­tis­tisch daher unwahr­schein­lich. Die Berück­sich­ti­gung des unte­ren Werts wür­de daher in Fäl­len, in denen die ermit­tel­ten Wer­te in einem Grenz­be­reich lie­gen, zur unbe­rech­tig­ten Löschung von Mar­ken füh­ren. Ist die Feh­ler­to­le­ranz im Löschungs­ver­fah­ren daher regel­mä­ßig wenn nicht beson­de­re Umstän­de vor­lie­gen außer Betracht zu las­sen, kommt ihre Berück­sich­ti­gung im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren auch nicht in Betracht. Den gesetz­li­chen Vor­schrif­ten über das Ein­tra­gungs- und Löschungs­ver­fah­ren ist nichts dafür zuent­neh­men, dass für die Ver­fah­ren unter­schied­li­che Anfor­de­run­gen an das Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zun­gen der Ein­tra­gungs­hin­der­nis­se zu stel­len sind.

Ist danach von einem Durch­set­zungs­grad von 43% auf der Grund­la­ge des Ver­kehrs­gut­ach­tens von Janu­ar 2010 aus­zu­ge­hen, reicht dies auch unter Berück­sich­ti­gung der wei­te­ren vom Bun­des­pa­tent­ge­richt getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen nicht aus, um eine Ver­kehrs­durch­set­zung im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag (27.06.2012) zu beja­hen.

Die vom Bun­des­pa­tent­ge­richt ermit­tel­ten Wer­be­auf­wen­dun­gen für die mit der Mar­ke gekenn­zeich­ne­ten Publi­ka­tio­nen von 44 Mio. € betref­fen den Zeit­raum von 1987 bis 2005. Einen Rück­schluss auf die Ver­kehrs­durch­set­zung nahe­zu sie­ben Jah­re spä­ter las­sen die­se Wer­be­an­stren­gun­gen nicht zu.

Die Rechts­be­schwer­de rügt auch mit Erfolg, das Bun­des­pa­tent­ge­richt habe bei der Ermitt­lung der Ver­kehrs­be­kannt­heit nicht hin­rei­chend berück­sich­tigt, dass die Mar­ken­in­ha­be­rin seit Mai 2008 das ange­grif­fe­ne Zei­chen nicht mehr in der ein­ge­tra­ge­nen, son­dern in einer abge­wan­del­ten Gestal­tung benutzt. Inso­weit lie­gen Anhalts­punk­te dafür vor, dass die im Rah­men der Ver­kehrs­be­fra­gung aus dem Jahr 2009 ermit­tel­ten Wer­te zum Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag im Jahr 2012 tat­säch­lich nied­ri­ger aus­fal­len als im Gut­ach­ten dar­ge­legt. Etwas ande­res folgt auch nicht dar­aus, dass die Mar­ken­in­ha­be­rin das ange­grif­fe­ne Zei­chen nach den Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts wei­ter­hin in Kom­bi­na­ti­on mit ande­ren Kenn­zei­chen nutzt. Die ver­än­der­te Form der Benut­zung kann Aus­wir­kun­gen auf den Grad der Ver­kehrs­durch­set­zung des in Rede ste­hen­den Zei­chens in sei­ner ein­ge­tra­ge­nen Form haben. Mit die­sem Gesichts­punkt hat sich das Bun­des­pa­tent­ge­richt nicht hin­rei­chend aus­ein­an­der­ge­setzt. Dies gilt ins­be­son­de­re vor dem Hin­ter­grund, dass in dem von der Mar­ken­in­ha­be­rin vor­ge­leg­ten demo­sko­pi­schen Gut­ach­ten­die Mög­lich­keit erör­tert wird, die seit Mai 2008 geän­der­te Benut­zung kön­ne zu einer Ver­rin­ge­rung der Bekannt­heit der Mar­ke im Zeit­punkt der Ver­kehrs­be­fra­gung im Dezem­ber 2009 geführt haben. Ist aber nicht aus­zu­schlie­ßen, dass bereits inner­halb des Zeit­raums von 20 Mona­ten die Bekannt­heit der Mar­ke als Her­kunfts­hin­weis in den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­sen signi­fi­kant nach­ge­las­sen hat, muss dies erst recht für den Zeit­raum von wei­te­ren zwei­ein­halb Jah­ren zwi­schen der Ver­kehrs­be­fra­gung im Dezem­ber 2009 und der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag Ende Juni 2012 gel­ten.

Dem steht anders als das Bun­des­pa­tent­ge­richt dies beur­teilt hat nicht der Umstand ent­ge­gen, dass die Mar­ke in einem zusam­men­ge­setz­ten Zei­chen seit Mai 2008 wei­ter­ver­wen­det wor­den ist. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat zwar ange­nom­men, die seit Mai 2008 benutz­te Gestal­tung stel­le nur eine gering­fü­gi­ge Abwei­chung von der ange­grif­fe­nen Mar­ke dar. Das Publi­kum wer­de die Mar­ke als Zweit- oder Dach­mar­ke wahr­neh­men. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat aber rechts­feh­ler­haft kei­ne Fest­stel­lun­gen dazu getrof­fen, auf­grund wel­cher Anhalts­punk­te der Ver­kehr Ver­an­las­sung hat, in dem aus den Zei­chen­be­stand­tei­len „Stif­tung Waren­test“, „test“ und dem sti­li­sier­ten „t“ auf grau­em und rotem Grund zusam­men­ge­setz­ten Zei­chen meh­re­re selb­stän­di­ge Kenn­zei­chen zu erken­nen. Ent­spre­chen­de Fest­stel­lun­gen sind aber erfor­der­lich, um von der Benut­zung des zusam­men­ge­setz­ten Zei­chens dar­auf zu schlie­ßen, dass die Mar­ke obwohl sie in dem zusam­men­ge­setz­ten Zei­chen auf­geht wei­ter­hin als Hin­weis auf die Her­kunft der Waren und Dienst­leis­tun­gen wahr­ge­nom­men wird [23].

Da die tat­säch­li­chen Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts die Annah­me, die Mar­ke habe sich hin­sicht­lich der Waren „Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se, näm­lich Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen“ im Ver­kehr durch­ge-setzt, nicht tra­gen, kann auch die wei­te­re Annah­me, eine Ver­kehrs­durch­set­zung bestehe auch für die Dienst­leis­tun­gen „Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ kei­nen Bestand haben. Dies gilt unge­ach­tet der Fra­ge, ob auf­grund einer Ver­kehrs­durch­set­zung für bestimm­te Waren und Dienst­leis­tun­gen auf eine Ver­kehrs­durch­set­zung von damit in beson­ders engem tat­säch­li­chen oder wirt­schaft­li­chen Zusam­men­hang ste­hen­den Waren und Dienst­leis­tun­gen geschlos­sen wer­den kann.

Im vor­lie­gen­den Ver­fah­ren stel­len sich kei­ne ent­schei­dungs­er­heb­li­chen Fra­gen zur Aus­le­gung des Uni­ons­rechts, die ein Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on erfor­dern. Die im Streit­fall maß­geb­li­chen Kri­te­ri­en für die Prü­fung, ob die ange­grif­fe­ne Mar­ke infol­ge Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erwor­ben hat, sind durch die ange­führ­te Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on geklärt. Die Beant­wor­tung der Fra­ge, ob die kon­kre­te Streit­mar­ke die ent­spre­chen­den Anfor­de­run­gen erfüllt, ist Auf­ga­be der mit dem Ein­tra­gungs- und Löschungs­ver­fah­ren befass­ten Ämter und Gerich­te der Mit­glied­staa­ten [24].

Der ange­foch­te­ne Beschluss des Bun­des­pa­tent­ge­richts ist daher teil­wei­se auf­zu­he­ben und die Sache inso­weit zur ander­wei­ti­gen Ver­hand­lung und Ent­schei­dung an das Bun­des­pa­tent­ge­richt zurück­zu­ver­wei­sen (§ 89 Abs. 4 Mar­kenG). Für das wei­te­re Ver­fah­ren weist der Bun­des­ge­richts­hof auf Fol­gen­des hin:

Für den Fall, dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt im Beschwer­de­ver­fah­ren erneut zu dem Ergeb­nis gelangt, dass die ange­grif­fe­ne Mar­ke für die ein­ge­tra­ge-nen Waren der Klas­se 16 das Schutz­hin­der­nis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG kraft Ver­kehrs­durch­set­zung über­wun­den hat, begeg­net es kei­nen recht­li­chen Beden­ken, im Rah­men der dem Bun­des­pa­tent­ge­richt nach § 78 Abs. 1 Mar­kenG oblie­gen­den frei­en Beweis­wür­di­gung auf­grund des beson­ders engen sach­li­chen und wirt­schaft­li­chen Zusam­men­hangs eine Ver­kehrs­durch­set­zung auch für die Dienst­leis­tun­gen „Her­aus­ga­be von Test­zeit­schrif­ten und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen; Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen“ anzu­neh­men [25].

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 17. Okto­ber 2013 – I ZB 65/​12

  1. BPatG, Beschluss vom 27.06.2012 – 29 W (pat) 22/​11, GRUR 2013, 388[]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 C398/​08, Slg. 2010, I535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 Audi/​HABM [Vor­sprung durch Tech­nik]; Urteil vom 12.07.2012 C311/​11, GRUR Int.2012, 914 Rn. 23 Smart/​HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, Beschluss vom 13.09.2012 – I ZB 68/​11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013, 503 Deutsch­lands schöns­te Sei­ten; Beschluss vom 22.11.2012 – I ZB 72/​11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 Kalei­do[]
  3. BGH, Beschluss vom 24.06.2010 – I ZB 115/​08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 TOOOR!; Beschluss vom 04.04.2012 – I ZB 22/​11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 Star­sat[]
  4. EuGH, Urteil vom 08.05.2008 – C‑304/​06, Slg. 2008, I3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 08.03.2012 – I ZB 13/​11, BGHZ 193, 21 Rn. 9 Neu­schwan­stein; BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 8 Deutsch­lands schöns­te Sei­ten[]
  5. BGH, Beschluss vom 21.12 2011 – I ZB 56/​09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 Link eco­no­my[]
  6. vgl. BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 17 Deutsch­lands schöns­te Sei­ten[]
  7. vgl. BGH, Beschluss vom 28.06.2001I ZB 58/​98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1021 anti KALK; Beschluss vom 14.01.2010 – I ZB 32/​09, GRUR 2010, 640 Rn. 17 = WRP 2010, 891 hey![]
  8. vgl. BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 94/​06, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 = WRP 2009, 1250 Kin­der III[]
  9. vgl. BGH, Beschluss vom 18.04.2013 – I ZB 71/​12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 Aus Akten wer­den Fak­ten[]
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 07.07.2005 C353/​03, Slg. 2005, I6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 26, 29 Nestlé/​Mars zu Art. 3 Abs. 3 Mar­kenRL; BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – I ZB 88/​07, GRUR 2010, 138 Rn. 33 = WRP 2010, 260 ROCHER-Kugel zu § 8 Abs. 3 Mar­kenG[]
  11. vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 102/​10, GRUR 2012, 1265 Rn. 23 = WRP 2012, 1526 Stimmt’s?[]
  12. vgl. BGH, Urteil vom 29.04.1999 – I ZR 152/​96, GRUR 2000, 70, 72 f. = WRP 1999, 1279 SZENE[]
  13. EuGH, Urteil vom 04.05.1999 C108 und 109/​97, Slg. 1999, I2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 Wind­sur­fing Chiem­see; BGH, Beschluss vom 19.01.2006 – I ZB 11/​04, GRUR 2006, 760 Rn.20 = WRP 2006, 1130 LOTTO[]
  14. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 Wind­sur­fing Chiem­see; BGH, Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/​05, GRUR 2008, 710 Rn. 28 = WRP 2008, 1087 VISAGE[]
  15. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 Wind­sur­fing Chiem­see; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 ROCHER-Kugel[]
  16. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 Wind­sur­fing Chiem­see[]
  17. BGH, Beschluss vom 01.03.2001 – I ZB 54/​98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Rn.20 LOTTO; GRUR 2008, 710 Rn. 26 VISAGE[]
  18. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 50 Wind­sur­fing Chiem­see; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 41 ROCHER-Kugel; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 8 Rn. 342; Strö­be­le in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 10. Aufl., § 8 Rn. 509[]
  19. vgl. BGH, Beschluss vom 23.10.2008 – I ZB 48/​07, GRUR 2009, 669 Rn. 25 = WRP 2009, 815 POST II[]
  20. vgl. BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/​04, GRUR 2007, 1066 Rn. 36 = WRP 2007, 1466 Kin­der­zeit; vgl. auch EuGH, Urteil vom 18.06.2002 C299/​99, Slg. 2002, I5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 65 Phil­ips[]
  21. Pflü­ger, GRUR-Prax 2011, 51, 54[]
  22. vgl. BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 31 POST II; GRUR 2010, 138 Rn. 48 ROCHER-Kugel[]
  23. vgl. EuGH, Urteil vom 18.04.2013 C12/​12, GRUR 2013, 722 Rn. 2735 = WRP 2013, 761 Colloseum/​Levi Strauss[]
  24. vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. Wind­sur­fing Chiem­see; vgl. auch EuGH, Urteil vom 17.07.2008 – C‑488/​06, Slg. 2008, I5725 = GRUR Int.2008, 830 Rn. 4855 Aire Limpio/​ARBRE MAGIQUE zur Abgren­zung von Tat und Rechts­fra­gen[]
  25. vgl. zum Schluss vom Feh­len der Unter­schei­dungs­kraft für einen Zeit­schrift­en­ti­tel auf die kor­re­spon­die­ren­de Ver­lags­dienst­leis­tung BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 17 f. Deutsch­lands schöns­te Sei­ten[]