Mar­ken­nut­zung – und die Ober­be­grif­fe des Waren­ver­zeich­nis­ses

Wird eine Mar­ke rechts­er­hal­tend für Waren benutzt, die unter zwei Ober­be­grif­fe des Waren­ver­zeich­nis­ses fal­len, ist der umfas­sen­de­re Ober­be­griff zu löschen.

Mar­ken­nut­zung – und die Ober­be­grif­fe des Waren­ver­zeich­nis­ses

Einer IR-Mar­ke wird auf Antrag wegen Ver­falls der Schutz ent­zo­gen, wenn die Mar­ke inner­halb eines unun­ter­bro­che­nen Zeit­raums von fünf Jah­ren nach einem der in § 115 Abs. 2 Mar­kenG genann­ten Stich­ta­ge nicht gemäß § 26 Mar­kenG benutzt wor­den ist.

Die Dar­le­gungs- und Beweis­last für die Vor­aus­set­zun­gen der Löschungs­kla­ge trifft den Klä­ger [1]. Den Beklag­ten einer Löschungs­kla­ge kann aber nach dem auch im Pro­zess­recht gel­ten­den Grund­satz von Treu und Glau­ben nach § 242 BGB eine pro­zes­sua­le Erklä­rungs­pflicht tref­fen. Die­se setzt vor­aus, dass der Löschungs­klä­ger kei­ne genaue Kennt­nis von den Umstän­den der Benut­zung der Mar­ke hat und auch nicht über die Mög­lich­keit ver­fügt, den Sach­ver­halt von sich aus auf­zu­klä­ren [2].

Eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung im Sin­ne von § 26 Abs. 1 Mar­kenG setzt vor­aus, dass die Mar­ke ent­spre­chend ihrer Haupt­funk­ti­on, die Ursprungs­iden­ti­tät der Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu garan­tie­ren, für die sie geschützt ist, ver­wen­det wird, um für die­se Pro­duk­te einen Absatz­markt zu erschlie­ßen oder zu sichern [3]. Ob die Mar­ke ernst­haft im Inland benutzt wor­den ist, ist anhand sämt­li­cher Tat­sa­chen und Umstän­de zu beur­tei­len, durch die die wirt­schaft­li­che Ver­wer­tung der Mar­ke im Geschäfts­ver­kehr belegt wer­den kann. Dazu rech­nen der Umfang und die Häu­fig­keit der Benut­zung der Mar­ke. Die Fra­ge, ob eine Benut­zung men­gen­mä­ßig hin­rei­chend ist, um Markt­an­tei­le für die durch die Mar­ke geschütz­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu behal­ten oder hin­zu­zu­ge­win­nen, hängt somit von meh­re­ren Fak­to­ren und einer Ein­zel­fall­be­ur­tei­lung ab [4]. Dabei müs­sen die Benut­zungs­hand­lun­gen einen Inlands­be­zug auf­wei­sen [5]. Für inter­na­tio­nal regis­trier­te Mar­ken gel­ten kei­ne ande­ren Maß­stä­be [6].

In der Benut­zung einer Mar­ke für Waren, die unter einen Ober­be­griff des Waren­ver­zeich­nis­ses fal­len, kann zwar zugleich eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung die­ser Mar­ke für ande­re Waren lie­gen, die unter den­sel­ben Ober­be­griff des Waren­ver­zeich­nis­ses fal­len. In einer sol­chen Benut­zung liegt jedoch regel­mä­ßig kei­ne rechts­er­hal­ten­de Benut­zung die­ser Mar­ke für Waren, die unter einen ande­ren Ober­be­griff des Waren­ver­zeich­nis­ses fal­len. Da die Ober­be­grif­fe eines Waren­ver­zeich­nis­ses dem Zweck die­nen, Waren mit unter­schied­li­chen Eigen­schaf­ten und Zweck­be­stim­mun­gen zu erfas­sen, ist grund­sätz­lich davon aus­zu­ge­hen, dass die von ver­schie­de­nen Ober­be­grif­fen eines Waren­ver­zeich­nis­ses erfass­ten Waren in ihren Eigen­schaf­ten und ihrer Zweck­be­stim­mung nicht weit­ge­hend über­ein­stim­men [7]. Wird die Ware, für die die Mar­ke rechts­er­hal­tend benutzt wird, von meh­re­ren Ober­be­grif­fen des Waren­ver­zeich­nis­ses erfasst, so ist im Löschungs­kla­ge­ver­fah­ren wegen Ver­falls nach §§ 49, 55 Mar­kenG einer der Ober­be­grif­fe ersatz­los zu löschen [8].

Bei einer sol­chen Sach­la­ge sind jedoch nicht bei­de Ober­be­grif­fe im Waren­ver­zeich­nis zu belas­sen. Viel­mehr ist einer von bei­den zu löschen. Die Fra­ge, wel­cher der bei­den Ober­be­grif­fe zu löschen ist, ist auf­grund einer wirt­schaft­li­chen Betrach­tungs­wei­se und unter Berück­sich­ti­gung des berech­tig­ten Inter­es­ses des Zei­chen­in­ha­bers, in sei­ner geschäft­li­chen Bewe­gungs­frei­heit nicht unge­bühr­lich ein­ge­engt zu wer­den, zu beant­wor­ten. Danach ist es gerecht­fer­tigt, im Waren­ver­zeich­nis über die benutz­te kon­kre­te Ware hin­aus die Waren zu belas­sen, die nach Auf­fas­sung des Ver­kehrs gemein­hin als zum glei­chen Waren­be­reich gehö­rend ange­se­hen wer­den. Ande­rer­seits ist es nicht gerecht­fer­tigt, einen Ober­be­griff unein­ge­schränkt nur des­halb im Waren­ver­zeich­nis zu belas­sen, weil die tat­säch­lich benutz­te Ware unter die­sen (wei­ten) Ober­be­griff fällt [9].

Im vor­lie­gen­den Streit­fall besteht die Beson­der­heit, dass der im Waren­ver­zeich­nis ver­wen­de­te Ober­be­griff „outils“ Ober­be­griff für meh­re­re wei­te­re Waren­grup­pen der Waren­klas­se 08 ist, für die die Streit­mar­ke Gel­tung bean­sprucht. Dies betrifft nicht nur die Waren­grup­pe der „instru­ments à main pour abra­ser“ (Schleifinstrumente/​Handinstrumente), son­dern auch die Waren­grup­pen „cou­tel­le­rie“ (Mes­ser­schmie­de­wa­ren), „affiloirs“ (Wetz­stei­ne), „meu­les à aigui­ser à main“ (Schleifscheiben/​Handwerkzeuge), „meu­les en éme­ri“ (Schmir­gel­schleif­schei­ben), „limes à aiguilles“ (Nadel­fei­len), „limes“ (Fei­len), „porte­fo­rets“ (Bohr­hal­ter), „per­fo­ra­teurs“ (Locher), „outils à main action­nés manu­el­lement“ (hand­be­tä­tig­te Werk­zeu­ge), „cou­poirs“ (Schnei­de­mes­ser) und „décou­poirs“ (Schneid­werk­zeu­ge). Da die Beklag­te eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung ledig­lich für Rei­be­bret­ter nach­ge­wie­sen hat, das Beru­fungs­ge­richt im Übri­gen jedoch kei­ne Fest­stel­lun­gen getrof­fen hat, die die Annah­me einer rechts­er­hal­ten­den Benut­zung der Streit­mar­ke auch für wei­te­re Werk­zeu­ge recht­fer­ti­gen, ist es gerecht­fer­tigt, den wei­ten Ober­be­griff der Werk­zeu­ge („outils“) aus dem Waren­ver­zeich­nis zu löschen und nur die enge­re Waren­grup­pe der Schleif­in­stru­men­te („instru­ments à main pour abra­ser“) im Waren­ver­zeich­nis zu belas­sen. Ande­ren­falls käme der Ver­ur­tei­lung der Beklag­ten zur Ein­wil­li­gung in die Löschung der Streit­mar­ke hin­sicht­lich der übri­gen, vor­ste­hend auf­ge­führ­ten und in Waren­klas­se 08 ein­ge­tra­ge­nen Werk­zeu­ge im Ergeb­nis kei­ne Wir­kung zu, obwohl die Beklag­te eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung der Streit­mar­ke für die­se Waren­grup­pen nicht dar­le­gen konn­te.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 27. Novem­ber 2014 – I ZR 91/​13

  1. BGH, Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/​05, GRUR 2009, 60 Rn.19 = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD; vgl. Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 55 Rn. 28; Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 11. Aufl., § 55 Rn. 12[]
  2. vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn.19 LOTTOCARD; BGH, Urteil vom 25.04.2012 – I ZR 156/​10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 Ori­on[]
  3. vgl. EuGH, Urteil vom 11.03.2003 C40/​01, Slg. 2003, I2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/​Ajax; Urteil vom 15.01.2009 C495/​07, Slg. 2009, I137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 Silberquelle/​Maselli; BGH, Urteil vom 09.06.2011 – I ZR 41/​10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 Wer­be­ge­schen­ke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 – Ori­on[]
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 C234/​06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. Il Pon­te Finanziaria/​HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 135/​10, GRUR 2012, 832 Rn. 49 = WRP 2012, 940 ZAPPA[]
  5. vgl. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 Ori­on; Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 221; Lan­ge, Mar­ken- und Kenn­zei­chen­recht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 26 Mar­kenG Rn. 68; zur Not­wen­dig­keit der Benut­zung einer Gemein­schafts­mar­ke in der Euro­päi­schen Uni­on EuGH, Urteil vom 19.12 2012 C149/​11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 Leno Merken/​Hagelkruis [ONEL/​OMEL][]
  6. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 26 Mar­kenG Rn. 68[]
  7. BGH, Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/​11, GRUR 2013, 833 Rn. 64 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/​Villa Culi­na­ria[]
  8. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 66 – Culinaria/​Villa Culi­na­ria[]
  9. BGH, Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/​98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 ISCO; BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 32 LOTTOCARD[]