Markenverletzung durch Firmierung

Der Antrag auf Ein­willi­gung in die Löschung eines Fir­menbe­standteils geht weniger weit als der Antrag auf Ein­willi­gung in die Löschung der vollen Fir­ma; dage­gen geht der Antrag auf Unter­las­sung der Nutzung eines Fir­menbe­standteils weit­er als der Antrag auf Unter­las­sung der Nutzung der vollen Fir­ma1.

Markenverletzung durch Firmierung

Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile ein­er zusam­menge­set­zten Marke oder kom­plex­en Kennze­ich­nung den Gesamtein­druck der Marke oder Kennze­ich­nung gle­icher­maßen bes­tim­men, weil kein­er dieser Bestandteile das Erschei­n­ungs­bild der Marke oder Kennze­ich­nung dominiert oder prägt, führt nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selb­ständig kennze­ich­nende Stel­lung haben. Vielmehr müssen beson­dere Umstände vor­liegen, die es recht­fer­ti­gen, in einem zusam­menge­set­zten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selb­ständig kennze­ich­nend anzuse­hen.

Ergibt sich bei der Prü­fung des Grades der Kennze­ich­nungskraft ein­er Marke oder der Ähn­lichkeit einan­der gegenüber­ste­hen­der Waren, Dien­stleis­tun­gen oder Zeichen eine durch­schnit­tliche Kennze­ich­nungskraft der Marke oder eine durch­schnit­tliche Ähn­lichkeit der Waren, Dien­stleis­tun­gen oder Zeichen, ist diese Durch­schnit­tlichkeit nicht weit­er nach “schwach durch­schnit­tlich”, “nor­mal durch­schnit­tlich” und “stark durch­schnit­tlich” abzustufen.

In der Benutzung ein­er Marke für Waren, die unter einen Ober­be­griff des Waren­verze­ich­niss­es fall­en, kann zwar zugle­ich eine recht­ser­hal­tende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter densel­ben Ober­be­griff des Waren­verze­ich­niss­es fall­en. In ein­er solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine recht­ser­hal­tende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Ober­be­griff des Waren­verze­ich­niss­es fall­en.

Wird die Ware, für die die Marke recht­ser­hal­tend benutzt wird, von mehreren Ober­be­grif­f­en des Waren­verze­ich­niss­es erfasst, so kann im Löschungsklagev­er­fahren wegen Ver­falls nach §§ 49, 55 MarkenG ein­er der Ober­be­griffe ersat­z­los gelöscht wer­den, wenn die Ware von dem anderen Ober­be­griff erfasst wird2.

BGH, Urteil vom 5. Dezem­ber 2012 — I ZR 85/11

  1. Bestä­ti­gung von BGH, Urteil vom 06.07.1973 — I ZR 129/71, GRUR 1974, 162 — etirex; Urteil vom 26.09.1980 I ZR 69/78, GRUR 1981, 60 — Sitex; Urteil vom 03.11.1994 — I ZR 71/92, GRUR 1995, 117 = WRP 1995, 96NEUTREX; Urteil vom 14.02.2008 — I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 = WRP 2008, 1192HEITEC; Auf­gabe von BGH, Urteil vom 26.06.1997 — I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51RBB; Urteil vom 14.10.1999 — I ZR 90/97, GRUR 2000, 605 = WRP 2000, 525 — comtes/ComTel; Urteil vom 31.07.2008 — I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 = WRP 2008, 1532 — Haus & Grund II; Urteil vom 31.07.2008 I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 = WRP 2008, 1537 — Haus & Grund III []
  2. Bestä­ti­gung von BGH, Urteil vom 07.06.1978 — I ZR 125/76, GRUR 1978, 647 = WRP 1978, 813TIGRESS []